台湾 部材の機能が記載された「Wherein Clause」の進歩性判断に関する判例(波長変換部材及び光源モジュール事件)
Vol.140(2024年4月23日)
事件経緯
台達電子工業股份有限公司(原告)は、2020年に台湾特許庁(被告)に発明「波長変換部材及び光源モジュール」(出願番号:109128366。以下、本件特許出願)について特許出願し、審査の結果、拒絶査定を受けた。原告はこれを不服とし、再審査を請求したが、再審査においても拒絶査定を受けた。原告は更に訴願を提出したが、経済部が2023年4月13日に経訴字第11217301740号決定でその訴願を棄却したため、原告は知的財産及び商事裁判所に行政訴訟を提起した。
台湾知的財産及び商事裁判所による審理の結果、裁判所は本件特許出願が進歩性を有すると認定し、台湾特許庁の原処分及び経済部の訴願決定を取り消した。
本件特許出願請求項1の技術的特徴
本件特許出願図3 | ![]() |
引用文献1図2 | ![]() |
台湾特許庁の主張
- 引用文献1の放熱層3は本件特許出願請求項1の通気ブレード123に対応する
引用文献1図2に記載された波長変換部材(20)と本件特許出願の波長変換部材(図3)の断面図から、両者の外観は同一であることが分かる。また、本件特許出願明細書[0024]において、「通気ブレード123の材料は、金属、セラミック、及びガラスのいずれかを含む」と記載されており、引用文献1においても、放熱層の材料がセラミックであることが記載されている。よって、本件特許出願及び引用文献1で使用する材料をいずれもセラミックにすることができるため、両者を同一視することができる。
- 引用文献1の放熱層3は、その外見又は機能に関わらず、本件特許出願に係る「対流」を利用することにより気流を生じさせる「ブレード」に対応する
本件特許出願において、微小渦流は「通気孔」により生じることが記載されているが、引用文献1においても、放熱層3が「通気孔」を有する部材であることが開示されており、かつ引用文献1に記載された「気孔率」は本件特許出願請求項1の「空孔率」に相当する。よって、当業者であれば波長変換部材が作動する際に、前記放熱層3により微小渦流が生じ得ることを合理的に予期できる。
更に、引用文献1において、波長変換部材が蛍光体層により光源に対し波長の変換を行うことが開示されているため、当業者は変換部材が作動・回転する際にこの放熱層により気流が生じると理解できる。よって、引用文献1における放熱層3の通気孔により、波長変換部材が作動する際に微小渦流が生じることを予期できる。
したがって、引用文献1の放熱層3はその外見又は機能に関わらず、本件特許出願に係る「対流」を利用することにより気流を生じさせる「ブレード」に対応する。
- 引用文献1の「組み立て孔」は、本件特許出願請求項1の「通気孔」に相当する
本件特許出願請求項1において、通気孔の出所が限定されていないため、引用文献1において、ブレード本体の気孔の他に、配置された組み立て孔も本件特許出願請求項1の通気孔に相当すると考えられる。また、変換部材が回転する際に生じた気流がブレード本体の「気孔」を通過できるほか、前記気流の一部が前記配置された「組み立て孔」を通過することにより放熱の目的を達成する可能性も排除できない。原処分は上記を理由に下したものであり、誤りはない。
台湾知的財産及び商事裁判所の見解
しかし、台湾知的財産及び商事裁判所は、引用文献1の「放熱層」と「組み立て孔」がいずれも本件特許出願請求項1の「通気ブレード」に対応せず、「前記基板が回転する際に気流を通過させて微小渦流を生じる」という技術的特徴が開示されていないと認定した。その詳しい理由は以下の通りである。
- 引用文献1明細書第3頁と、引用文献1明細書第11頁に記載された「放熱層3としては、例えば、緻密質セラミック層が挙げられる。緻密質セラミック層の気孔率は20体積%未満であり、15体積%以下が好ましく、特に10体積%以下であることが好ましい。緻密質セラミック層の気孔率が高すぎると、熱伝導率が低下して、放熱性が低下しやすくなる。」という内容から、引用文献1で採用されている放熱層は「熱伝導」で放熱の効率を向上させるもので、かつ放熱層の気孔率が低くければ低いほどいいことが分かる。
- 一方、本件特許出願では「熱対流」を利用し、微小渦流により放熱の効率を向上させているため、引用文献1の「放熱層」材料本体が有する「気孔」と、本件特許出願の「通気ブレード」内に微小渦流を生じるため特別に配置された「通気孔」は、原因と目的がいずれも異なる。よって、引用文献1における放熱層の「気孔」は、「前記基板が回転する際に気流を通過させて微小渦流を生じる」という機能を有しない。
- 更に、当業者であれば引用文献1で開示された「気孔率が高すぎると、熱伝導率が低下する」ことに関連する内容を見た後、放熱効率を向上させる目的を達成するために、熱伝導放熱用の材料として「気孔率が低い」緻密質セラミック層又は他の材料を選択する可能性が高い。よって、当業者であっても、放熱層の気孔率が低くければ低いほどいい「放熱層」を、更に簡単な変更又は修飾をすることで、熱対流により放熱効率を向上させる方法、即ち気流を通過させるための通気孔を有する「通気ブレード」を採用するようにすることを容易に想到できず、本件特許出願請求項1に係る発明を容易に完成することはできない。
- 被告は、引用文献1に記載された「気孔率」が本件特許出願請求項1の「空孔率」に相当し、当業者であれば波長変換部材が作動する際に前記「放熱層」により微小渦流が生じることを合理的に予期できる等と主張している。しかし、引用文献1の波長変換部材が作動・回転する際に、気孔率が低すぎる又は不十分である場合、開示された「放熱層」において、気流が気孔を通過し微小渦流が生じる現象が必ずしも発生するとは限らない。よって、引用文献1の「気孔」が「前記基板が回転する際に気流を通過させて微小渦流を生じる」という機能を有することが実質的に示唆されていない。
- また、引用文献1図8で開示された「組み立て孔」は、気流を通過させて放熱する機能を有していない。もし前記組み立て孔が顕著な放熱機能を有している場合、気孔率を減少させることにより熱伝導の効率を向上させる引用文献1の放熱層の設計方針に反することは明らかである。よって、引用文献1の「組み立て孔」は本件特許出願請求項1の「通気ブレード」及び「前記通気ブレードの通気孔は、前記基板が回転する際に気流を通過させて微小渦流を生じるように配置される」という技術的特徴に対応しない。
[1] "wherein" clausesについては、米国特許審査基準(MPEP)2111.04で規定されている。https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s2111.html
[2] 2016年版専利侵害判断要点2.7.5.2