Vol.28（2016年11月09日）

台湾知的財産局は2016年10月17日、10月31日に公聴会を開き、専利審査基準第二編第九章「訂正」部分の改訂草案（以下、「審査基準訂正改訂草案」とする）について意見交換を行った。2回の公聴会において参加者からは特に反対意見もなかったため、改定後の審査基準はまもなく公告、施行される見込みだ。

今回の改訂案における最大の変更は訂正に係るものである。即ち、訂正前の請求項に係る発明の目的が達せられるのであれば、「特許請求の範囲の構成要件の直列的付加（外的付加）」が認められるようになり、訂正の客体的要件が緩和された。以下に、今回の改訂ポイント及び対策提案を紹介する。

1.       「現行専利審査基準」の規定

現行の「専利審査基準」では「外的付加」について、公告時の特許請求の範囲の実質上変更に該当するため認められない、と規定されている。（「現行専利審査基準」第二編第九章4.1に、実質上変更にあたる訂正の例（4）「訂正により、訂正前の特許請求の範囲に記載された技術特徴の下位概念にあたる技術特徴又は限定された技術特徴ではないものが追加された。」）。

2.       「審査基準訂正改訂草案」の規定

「審査基準訂正改訂草案」では、「技術特徴を追加した結果、訂正前の請求項の発明の目的が達せられない場合、公告時の特許請求の範囲の実質上変更に該当する。」と規定されるようになった。従って、「外的付加」の訂正によっても依然として訂正前の請求項に係る発明の目的が達せられるのであれば、公告時の特許請求の範囲の実質上変更に該当しないため、その訂正は認められることになる。

l   訂正後においても、訂正前の当該請求項に係る発明の目的「全て」が達せられなければならない

「審査基準訂正改訂草案」では訂正前の当該請求項に係る発明の目的が達せられることが必要と規定されているが、公聴会において台湾知的財産局は、訂正によって訂正前の当該請求項に係る発明の目的「全て」が達せられなければ、その訂正は認められない、と強調していた。よって、訂正により訂正前の当該請求項に係る発明の目的をほとんど達せられるが、発明の目的が少しでも「減損」する状況では、その訂正は認められないことになる。逆に、訂正により訂正前の当該請求項に係る発明の目的全てが達せられる場合、例え別の発明の目的を「追加」したとしても、訂正は認められる。

【事例１】

(1)        現行基準

訂正は認められない。

(2)    審査基準訂正改訂草案

訂正は認められない。（訂正前の当該請求項に係る発明の目的「全て」が達せられないため。）

訂正後の請求項1、請求項2に変更はないが、請求項3の従属先を請求項1から請求項2に変更することで「インターロック回路」という関連技術特徴を追加している。この訂正は特許請求の範囲の減縮ではあるが、訂正後の請求項3に係るガス給湯器の定温装置において「インターロック回路」の技術特徴が追加されたため、高電圧パルス高電圧パルスが点火したとき直流電源のCPU又は記憶回路への提供が停止され、液晶ディスプレイの表示機能及び警報器の警報機能が一時的に失われることになる。よって訂正後の請求項3に係るガス給湯器の定温装置では、訂正前の請求項3に係るガス給湯器のｘの発明の目的、即ち全ての段階において未点火又は酸素供給量不足を表示及び警報することできるという発明の目的が達せられない。よって公告時の特許請求の範囲の実質上変更に該当する。

【事例２】

（訂正前明細書に、枢転及び伸縮が可能なテーブルを肘掛けに設けることに関する記載あり）

(1)    現行基準

訂正は認められない。

(2)        審査基準訂正改訂草案

訂正は認められる。（訂正前の当該請求項に係る発明の目的「全て」が達せられるため。）

訂正後の請求項には、明細書に記載されていた枢転及び伸縮が可能なテーブルが請求項に追加された。これは特許請求の範囲の減縮であり、出願時の明細書、特許請求の範囲及び図面で開示された範囲を超えていない。訂正後の請求項では「テーブル(30)」に関する技術特徴が追加されたが、使用者の両足が滑り落ちること及び両足を置く拾い空間を提供するという訂正前の請求項に係る発明の目的は依然として達せられる。テーブルを提供するという目的が追加されたが、当該訂正は公告時の特許請求の範囲の実質上変更には該当しない。

l 請求項に係る発明の目的の認定

「発明の目的」の判断に関して、「審査基準訂正改訂草案」では、当該発明の属する技術分野において通常の知識を有する者を基準として各請求項に記載された発明の全体を対象として認定する、と明確に規定されている。つまり、明細書に記載された「発明が解決しようとする課題」及び「発明の効果」の記載に制限されない。

台湾知的財産局も公聴会において、たとえ明細書に「発明が解決しようとする課題」及び「発明の効果」が記載されていたとしても、実際の判断においては明細書の当該部分の記載を判断の絶対的基準とはせず、当業者の角度から各請求項の実際の技術内容を総合的に判断する必要がある、と説明していた。従って、明細書において請求項に係る発明とは無関係の発明の目的が記載されていた場合でも、台湾知的財産局は当該記載の主張に制限されないことになる。

3.         対策提案

訂正は無効審判又は侵害訴訟で無効の抗弁が提出された際の重要な防御手段であり、「審査基準訂正改訂草案」で訂正の客体要件が緩和されたことは、権利者にとって有利な改正である。

一般的に知的財産局による訂正が認められるか否かの審理は、訂正を行った時点での審査基準に基づく。（「用途限定物請求項」に係る訂正の場合のみ、特許公告時の訂正審査基準が適用される）。従って、現行審査基準の規定に制限され「外的付加」の訂正ができず、別の訂正を行っていた場合、将来新しい審査基準の施行後、再度「外的付加」の訂正を行うことができ、先行文献を回避し当該請求項を有効に存続させることができる。

また、新しい審査基準が施行されれば、今後無効審判又は侵害訴訟における攻防の重要なポイントは「当該請求項の発明の目的は何か？」及び「訂正後の請求項は訂正前の当該請求項に係る発明の目的「全て」が達せられるか？」という点になる。審査基準では、発明の目的の判断は当業者の角度から各請求項の実際の技術内容を総合的に判断する必要があると明確に規定されている、即ち明細書に記載された内容を判断の絶対的基準とはしないことになるが、将来の実務では明細書の記載は依然としてある程度の作用を有すると思われる。加えて、拒絶理由通知の対する意見書や無効審判での答弁書において、先行技術との相違を明らかにするために述べた発明の目的も、内部証拠として用いられ、発明の目的の判断にも一定の影響を与えることになる。よって、明細書作成や意見書、答弁書作成においてはこれらのメリットデメリットを総合的に考慮しなければならない。