Vol.143（2024年6月27日）

1.事件経緯

某日本企業（原告）は、台湾特許第I452122号「液晶組成物」（以下、本件特許）の特許権者である。某ドイツ特許会社（無効審判請求人、行政訴訟参加人）は、本件特許が新規性、進歩性、明確性等の規定を満たしていないことを理由に、本件特許に対して無効審判を請求した。当該権利紛争の間、特許権者は訂正後の特許請求の範囲を7回提出し、本件特許請求項の訂正請求を行った。

しかし、台湾特許庁は審理の結果、特許権者により提出された訂正後の特許請求の範囲は当初の開示範囲を超えるものであると判断し、当該訂正を認めず、本件特許を無効とする旨の審決を下した。特許権者は当該審決を不服として、訴願を提起したが棄却された。当該処分に対して、特許権者は行政訴訟を提起したが、知的財産及び商事裁判所、最高行政裁判所はいずれも原処分及び訴願決定を維持する判決を下した。（知的財産及び商事裁判所109（2020）年度行専訴字第41号判決、最高行政裁判所111（2022）年度上字第491号判決）

2.本件特許請求項9に係る訂正について

本件特許は液晶組成物及び当該液晶組成物を用いた液晶表示素子を提供するものであり、特許権者は無効審判手続き中に本件特許請求項9の訂正請求を行った。

本件特許請求項9は請求項1～8の引用形式クレームである。特許権者は、第7版目となる訂正後の特許請求の範囲において、公告時の請求項1における液晶組成物の全ての技術的特徴を本請求項の液晶表示素子の技術的特徴として明記し、且つ、一般式（I）、（II-1）について更なる特定を行った。

第7版目の訂正後の特許請求の範囲において、本件特許請求項9の液晶組成物は以下のように記載されている。

（本件特許明細書に記載の一般式（Ia））

（本件特許明細書に記載の一般式（II-Ia））

特許権者は上記の2つの技術的特徴の訂正の根拠について、それぞれ以下のように説明している。

(1) 本件特許明細書第11頁第7行の「一般式（I）で表される化合物は具体的には次に記載する一般式（Ia）～一般式（Ik）で表される化合物が好ましい。…」という記載、及び第9頁第25行～第10頁第8行の「一般式（I）において、R¹及びR²はそれぞれ独立して、…、炭素原子数2～3のアルキル基が更に好ましい。」という記載。

(2) 本件特許明細書第12頁第21行～第13頁第9行の「一般式（II-1）で表される化合物は具体的には次に記載する一般式（II-1a）及び一般式（II-1b）で表される化合物が好ましい。…一般式（II-1a）においてR³は、一般式（II-1）における同様の実施態様が好ましい。R^4aは…、炭素原子数2のアルキル基が特に好ましい。」という記載、及び第12頁第2段落の「一般式（II-1）において、R³は…、炭素原子数3のアルキル基を表すことが特に好ましい。」という記載。

3.知的財産及び商事裁判所並びに最高行政裁判所の見解

知的財産及び商事裁判所並びに最高行政裁判所はいずれも、以下の理由により、本件特許に係る上記訂正は、出願時の明細書、特許請求の範囲及び図面で開示された範囲を超えるものであり、専利法第67条第2項の規定を満たさないと認定した。

(1) 本件特許明細書第11頁第7～22行の「一般式（I）で表される化合物は具体的には次に記載する一般式（Ia）～一般式（Ik）で表される化合物が好ましい。…」という記載は、一般式（I）に該当する異なる態様を挙げているため、当業者であれば異なる技術的需要に基づき、様々な選択ができる。しかし、訂正後の特許請求の範囲では請求項9に係る液晶組成物を「一般式（I）において、一般式（Ia）で表される化合物を『含有』する」と訂正している。前記訂正中の「含有」という語句は開放式の接続詞であるため、一般式（Ia）の化合物の他にも、請求項に記載されていない他の一般式（I）の化合物を含有し得るが、本件特許明細書において、液晶組成物中の「一般式（I）において、一般式（Ia）で表される化合物を必ず含有する」ことについての内容は明確に開示されていない。且つ、当業者は本件特許明細書第11頁を参酌することで、一般式（I）の化合物は一般式（Ia）～一般式（Ik）の各種態様であるのが好ましいことを知り得るため、本件特許明細書第9頁の「本発明における液晶組成物において、一般式（I）で表される化合物を30～50%含有する」という記載から、上記訂正請求請求項9の「一般式（I）において、一般式（Ia）で表される化合物を必ず『含有』する」という訂正内容を直接的且つ一義的に知り得ない。

(2) 同様に、訂正後の特許請求の範囲では請求項9に係る液晶組成物を「一般式（II-1）において、一般式（II-1a）で表される化合物を『含有』する」と訂正しているが、本件特許明細書には「一般式（II-1）において、一般式（II-1a）で表される化合物を必ず『含有』する」ことについて明確な開示はなく、当業者であっても、上記訂正請求請求項9の「一般式（II-1）において、一般式（II-1a）で表される化合物を必ず『含有』する」という訂正内容を直接的且つ一義的に知り得ない。

(3) また、本件特許権者は他の特許事例（原告により提出された証拠7、台湾特許第I433910号）を提示し、当該特許に対し行った請求項1の補正、すなわち、当該請求項に係る液晶媒体にはCC-3-V化合物及びCCY-3-03化合物、CCY-4-02化合物の1つ又は2つが含有されることを更に限定した補正は、台湾特許庁により認めれているため、本件においても同様の認定がなされるべきである云々と主張した。しかし、審査段階において上記補正が認められたのは、補正後の内容が証拠7の特許明細書に明記されていたからであり、且つ、当該明細書第12～31頁で開示されている好ましい実施例に「含有」される成分 の種類（例：CC-3-V、CCY-3-03及びCCY-4-02）に関する内容を総合的に確認したところ、いずれもCC-3-V化合物及びCCY-3-03化合物、CCY-4-02化合物の1つ又は2つを「含有」してもよいと記載されていたからである。