歐洲專利之單一性規定及對應策略

日期:2023年12月21日

【Vol 208】於各國專利制度中,皆有關於專利「單一性」之規定,要求一件專利僅能包含一組發明。然而,各國對於單一性規定的具體操作方式及背後的規定理由不盡相同,例如美國專利可能因會造成審查委員的檢索負擔而發出限制性選擇要求1 ;台灣專利則相對寬鬆,若二個以上之發明屬於一個廣義發明概念者,亦得於一申請案中提出申請2

在此之中,歐洲專利的單一性規定看似與台灣相似,但在審查流程及細節規定上又與台灣有很大的不同;若未對歐洲審查委員關於單一性的意見即時做出正確回應,則可能面臨專利申請案部分發明不被審查的風險。本文以下將介紹歐洲專利單一性的規定,與台灣規定比較分析,並提供相關對應策略。

歐洲專利之單一性規定精神

根據歐洲專利審查基準第F部分第五章第1點,單一性要求背後的基本原則為每件發明應單獨授予專利;且依照申請人平等對待原則,任何申請人都有權在支付費用的情況下獲得相同的服務,即一次的檢索費或審查費應僅針對一次的檢索或審查。

因此,在檢索階段,若歐洲檢索部門認為所提交的申請涉及一項以上的發明,則申請人可針對每項發明繳交單獨的檢索費,而歐洲檢索部門亦僅會針對有繳交檢索費的發明作出檢索報告。同樣地,在審查階段,只有被檢索的發明會被審查其是否符合新穎性與進步性等專利要件。

據此,以下進一步介紹收到歐洲專利之單一性審查意見的對應方式。

歐洲專利之單一性審查意見對應方式

若歐洲專利局認為發明專利申請案不具備單一性並發出審查意見通知,申請人須在指定期限內(通常為2個月)藉由申復答辯使申請專利範圍符合單一性,或是選擇是否繳納其中一組或幾組發明之檢索費用(目前每組檢索費為1460歐元)。歐洲專利局將在接獲繳納通知後,對已繳納檢索費用的請求項進行檢索,並發出擴展歐洲檢索報告(EESR)。另外,未繳納檢索費之其他發明組別,亦可藉由提交分割申請以獲得保護。

有關針對單一性提出答辯或繳納費用之可能結果及後續流程,可參閱維新電子報【Vol 205】 「歐洲專利申請歷程中各種檢索報告之分析及對應策略」乙文中所介紹之更詳細的說明。

歐洲專利之單一性規定

歐洲對於單一性之規定包含歐洲專利公約(EPC)第82條,及EPC第44條之規定。EPC第82條規定:「歐洲專利申請應涉及僅一個發明或形成一個總的發明構思的一組發明。」再根據 EPC施行細則第 44條規定:「在一件歐洲專利申請中要求保護一組發明之情形下,僅當在這些包含一或多個相同或對應之特別技術特徵的發明之間存在技術關聯時,方滿足第82條規定的發明的單一性要求。用語『特別技術特徵』係指定義了各要求保護的發明整體相對於先前技術之貢獻之特徵。」。

前述條文為較廣義的規範,實際上歐洲專利的單一性又可以下述二種更為具體的規定操作:

1. EPC施行細則第43條:一類主題僅允許一項獨立項

EPC施行細則第43條進一步規定,一申請案在同一法定分類(產品、裝置、方法或用途)的請求項中不得超過一項獨立項,除非其屬於下述的例外情形:
(a)該等獨立項係為多個互相關聯的產品;
(b)該等獨立項係關於一產品或一裝置的不同應用;或
(c)該等獨立項是關於一特定問題的多種選擇性的解決方案,且不適用以單一請求項涵蓋該等解決方案。

而針對例外情形,歐洲專利審查基準第F部分第五章第3.2點舉例包含:
(a)插頭與插座、發射器與接收器、中間產品與最終化學產品等;
(b)主要針對用途類權利要求,例如首次醫療用途已知時針對進一步醫療用途的權利要求;
(c)製造一種化合物之兩種或多種方法等。

2. 歐洲專利審查基準第F部分第五章第3點:單一性判斷步驟

針對「特別技術特徵」的判斷,歐洲專利審查基準規範了步驟如下:
(1)根據專利申請整體,確定不同的要求保護的發明間之共同點(common matter);
(2)將共同點與「手上的先前技術(prior art at hand)」進行比較,以確定共同點相較於先前技術是否具有貢獻,即其是否包含「特別技術特徵」;
(3)若共同點不包含「特別技術特徵」,則分析不屬於共同點之其他技術特徵,以確定部分請求項間是否具有統一技術關聯。

其中針對第(1)點之共同點,係指請求項中潛在的單個發明概念,其可存在於彼此相同、或單獨、或組合,而提供共同技術功效或解決共同技術問題的特徵中。

因此,確定共同點的重點在於確定技術問題。說明書中描述的技術問題可作為評價單一性之技術問題,惟有時根據說明書內容及通常知識,可明顯發現不同請求項解決了不同技術問題,或檢索後發現先前技術公開了說明書中所記載的技術問題,此時則必須重新確定技術問題,方能考慮發明間是否具有共同點。

歐洲與台灣規定的比較

根據台灣專利審查基準第二篇第四章「發明單一性」,單一性指請求項中所載發明應包含一或多個相同或對應之特別技術特徵;「特別技術特徵」指申請專利之發明整體對於先前技術有所貢獻之技術特徵,亦即相較於先前技術具有新穎性及進步性之技術特徵。

據此,台灣並沒有類似前述第1點EPC施行細則第43條所述的規定,且對於單一性的判斷也較前述歐洲專利審查基準第F部分第五章第3點所規範之步驟寬鬆及容易許多。亦即,台灣專利的請求項只要彼此之間具有相同或對應、具有新穎性及進步性之技術特徵,發明就具有單一性;且只要符合此條件,於同類發明中亦可包含多個獨立項,且在判斷特別技術特徵時亦不需先行定義發明所欲解決之技術問題。

本所分析及策略建議

綜上所述,歐洲專利對單一性的要求較台灣嚴格許多,且歐洲會於檢索前即發出有關單一性的審查意見,程序上與台灣極為不同。當申請人收到歐洲單一性之審查意見時,應先檢視屬於上述EPC施行細則第43條或歐洲專利審查基準第F部分第五章第3點規定之類型,再分析該單一性是否可藉由答辯或修正,例如藉由合併請求項、或改寫請求項的方式克服,若無法克服則需進一步考慮是否繳納額外的檢索費用,或是申請分割。

 

[1] 37 CFR 1.142 Requirement for restriction;
維新智財電子報【Vol 158】
https://www.wisdomlaw.com.tw/m/405-1596-108123,c12316.php?Lang=zh-tw

[2] 台灣專利法第33條第2項

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