2020年9月25日

【Vol 84】依據韓國智慧財產局（KIPO）所發布之專利審查基準規定，「選擇發明」係定義為由先前技術概括揭露的內容中選出特定的範圍；此外，若僅是藉由一般公知的實驗步驟而獲得該特定的範圍，則該發明通常將被認定為通常知識者所能輕易達成，因而不具進步性。在過去，KIPO對於選擇發明進步性的判斷相當嚴苛，規定其必須要能夠產生相當「顯著的效果差異」；然而最近KIPO公布了最新的專利審查基準，放寬了關於選擇發明進步性的判斷方式。

在韓國，選擇發明擁有自己的一套進步性判斷方式，與一般發明不同而被特殊對待。過去KIPO規定選擇發明所選擇之範圍需具有顯著性意義，能夠產生顯著的功效，且該些功效必須特定並大量地記載於說明書內，該選擇發明方能被視為具有進步性。這種判斷方式極為嚴苛且亦一直備受批評，因其代表了審查方式對於發明本身達成的難易度並不予考量，且亦忽視了由先前技術中選出該範圍的困難性。

相對於此，日前KIPO發布了最新專利審查基準，其規定：若選擇發明中存在相對於先前技術之反向教示，抑或選擇發明與先前技術間揭露的範圍不存在合理的屬、種關係（genus, species），則對於該選擇發明進步性的判斷標準應比照一般發明之判斷方式；亦即，審查委員應首先考量選擇發明與先前技術之技術內容，若無法藉由概括歸納先前技術揭露之「屬」概念而延伸至選擇發明所揭露之「種」概念，則對於該發明之進步性判斷標準應與一般非選擇發明相同。

此次的審查基準修正顯然傾聽並反應了民意，將選擇發明的進步性審查步驟中，加上所屬技術領域中具通常知識者是否能輕易地由先前技術中選出該特定的範圍之判斷，而不再如同過往一般忽視選擇的困難度。然而，由於此新審查基準剛公布，實務上KIPO及相關智慧財產法院將如何判斷及援用此基準，仍需等待更多的實務案例再行進一步之分析。