日期：2019年11月4日

前言

【Vol 46】在專利申請文件的撰寫過程中，申請專利範圍的撰寫技巧相當重要，既要滿足專利法的各項形式規定，還要為申請人爭取最大的保護範圍，又要確保不能超出說明書的原始記載內容，同時最好還要為後續的申復、舉發程序，保留修改的空間。特別是赴國外申請之專利案件，更要熟悉各國實務的特殊規定，才不致於因不了解國外規定與本國制度之差異，而導致被國外的審查委員指責有記載不明確的缺陷，甚至因此被核駁申請，令人深感痛惜。於日本專利審查實務上被指出存在不明確缺陷的機率較其他國家而言相對較高，以下謹就日本專利法及審查實務上對於申請專利範圍的明確性要件之規範進行介紹。

案例介紹

日本專利法第36條第6項規定，申請專利範圍必須符合下列各項規定，始符合明確性︰1、欲獲得專利的發明在說明書中已記載；2、欲獲得專利的發明必須清楚；3、申請專利範圍的描述必須簡潔；4、符合經濟貿易產業省的條令。謹介紹幾則違反明確性要件的案例：

1. 包含功能、參數等的技術特徵的測定或參考標準不明：

   例1：申請專利範圍記載：「一種粘接用組合物，其包含按照A實驗法測定的粘度為a〜b cP的成分B。」，但A實驗法並非國際標準、國家標準，且於發明詳細說明中沒有記載“A實驗法”的定義及實驗方法，則會因測定或參考標準不明而導致申請專利範圍不明確。

   因此，於涉及理化參數的技術特徵（例如比重、沸點等）時，倘若不是根據國際標準、國家標準等測定而來時，在說明書中一定要載明相關的定義、試驗方法、測定方法，且申請專利範圍中也要記載所述的參數係根據何種方法或定義而來。

2. 申請專利範圍中的用語內涵難以理解：

   例2：申請專利範圍記載：「一種銅合金多孔質吸液芯的製造方法，其包括X步驟、Y步驟、Z步驟。」

   於該案例中，日本審查委員認為不符合明確性要件。審查委員指出「吸液芯」係指用於「吸」某「液」的「芯」，且「芯」一般是指位於物體中央部的堅硬部分，但說明書中並無具體描述「吸液芯」，因此無法理解「液」指的什麼「液」？「吸液芯」周圍存在什麼東西？

   該案利中，專利申請人可能認為「吸液芯」屬於該領域中公知的物品，所以並沒有對吸液芯進行具體的描述，使得審查委員有理由認為無法明瞭「吸液芯」具體所指何物。若按照說明書的記載，其應當是被限定為「均熱板的吸液芯」。但若以「多孔質吸液芯」作為關鍵字檢索，則能找到許多已公告之專利，其並未將吸液芯限定為是用於均熱板，因此審查委員會提出上述質疑，亦有其道理。

   故有鑒於各國的技術人員於知識背景上有所差異，對於至國外申請的專利案件，建議盡量妤說明書內多記載一些背景知識，將有助於審查委員對申請內容的理解，避免招致記載不明確之質疑。

3. 技術本身存在瑕疵：

   例3：申請專利範圍記載：「一種合金，由40-60wt%的A，30-50wt%的B和20-30wt%的C組成。」

   上述成分A的最大含量與B和C的最小含量的總和超過了100%，因此申請專利範圍的記載在技術上明顯錯誤、不合乎常理。

4. 「製法界定產物請求項(Product-by-Process Claim)」之明確性問題：

   例4：一種多孔結構體，其特徵在於，根據申請專利範圍1-8所述的多孔結構體的製備方法製造而得。

   關於製法界定產物請求項之明確性要件問題，日本最高法院曾於平成24年(受)第1204号、2658号特許権侵害差止請求事件最高裁第二小法廷判決中表示詳盡之見解，隨後日本特許庁即修訂審查基準明定判斷之原則。根據日本專利審查基準之規定，審查委員應依據申請人之主張並考量發明所屬技術領域之通常知識，判斷該申請案選用此種記載方式是否可歸因於「不可能、不切實際之事由」，若申請人無法於申復理由書中未主張、舉證『不可能、不切實際之事由』，或審查委員對於申請人已作出的上述主張、舉證尚存有合理疑慮時，審查委員將認定該申請案採用此記載方式非可歸因於『不可能、不切實際之事由』，並以不符合日本特許法第36條第6款第2項有關明確性之規定為由，對該申請案進行核駁。

   由於日本特許廳對於「製法界定產物請求項」之明確性審查日益嚴格，因此，若非必要，宜盡量不要使用製法界定物的撰寫方式。倘若採用製法界定物的記載形式時，申請人應在說明書中即先就日後可能被質疑之處進行相關佈局，以利於後續的申復理由書中能藉以闡明確實存在『不可能、不切實際之事由』，克服明確性的缺陷。