日期：2019年9月2日

【Vol 40】專利申請人提交專利申請後，若欲迴避官方審查意見所檢索到的先前技術，修正說明書之內容係一經常使用的手段。各國審查實務均允許申請人於提出專利申請之後對申請文件之內容進行修正，但是，各國的審查標準或有差異之處，於進行多國佈局時，尤應特別注意。以下謹就將就台灣、中國、日本、美國、歐洲之規定進行比較分析。

1. 台灣

   台灣對於允許說明書修正的判斷標準係視修正後申請文件是否符合「不超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍」之條件。「專利審查基準」規定，若申請當日已明確記載（明顯呈現）於申請時說明書、申請專利範圍或圖式中之全部事項，或該發明所屬技術領域中具有通常知識者自申請時說明書、申請專利範圍或圖式所記載事項能直接且無歧異（directly and unambiguously）得知者，則允許修正。但倘若修改後申請專利範圍均能夠獲得申請時的說明書清楚的、隱含的或固有的支持，則允許修正。

2. 中國

   中國對於允許說明書修正的規定較為嚴格。如果申請人對初始提交的申請文件進行修正，只要修改文字上與原申請文件的文字不完全相同，「中國專利審查指南｣即規定必須證明係「能從原申請記載的資訊中直接、毫無疑義地確定｣始屬「未超出範圍｣而准許修正。

   所謂「毫無疑義地確定｣係指「從原申請文件中僅能推導出修正後的技術特徵，而不存在其它可能性｣，這個標準相對嚴格。

3. 日本

   日本在2003年之前，也採用類似中國的「直接、毫無疑義地得出」的判斷標準。但在2003年修改審查基準後，放寬了修正的可能性，改成「不證自明｣的表述，若本領域技術人員不參閱其他資料即能從原申請時之內容中得出修正後之內容，則允許修正，不構成修改超出範圍。

   「日本專利審查基準｣舉出下列的案例：

   申請人將申請專利範圍中的“記錄和/或再生裝置”修改為“盤(disk)記錄和/或再生裝置”之案例中，其實施例中記載了一種以CD-ROM為對象之再生裝置。另一方面，該說明書之其他記載，請求項之發明為記錄和/或再生裝置未接收動作指令之情形藉由調節供電，從而達到降低電池之電力消耗之目的等。因此，對照該說明書之其他記載內容，則明顯得知不僅適用以CD-ROM為對象之再生裝置，亦適用任何的盤(disk)記錄和/或再生裝置，故該修正係可被允許的。

4. 美國

   美國對於允許說明書修正的規定則教其他國家寬鬆許多。根據MPEP的規定，倘若修改後申請專利範圍均能夠獲得申請時的說明書清楚的、隱含的或固有的支持，則允許修正。但仍然不允許引進新事項，若於說明書或申請專利範圍引進新事項，審查委員分可以依據35U.S.C.132、 35U.S.C.112為由拒絕修正之申請。即使刪除技術特徵後的請求項能只能從說明書或圖式間接地得出，只要不要引入新事物以及不是被描述為必要的特徵，則這類修正通常是會被允許的。

5. 歐洲

   「歐洲專利審查指南」根據第T331/87號規定，在以下情況下，變更或刪除申請專利範圍中部分之內容不視為違反專利法的規定：「（1）所述特徵在原始申請文件中不被解釋為必要技術特徵；（2）基於發明所解決的技術問題，所述特徵不是發明實施所必要的；（3）刪除該特徵並不要求其他特徵必須相應的進行實質性的變化來彌補所述改變」。

   在歐洲判例T823/96中提到下述案例之修正係屬允許修正之態樣:原始申請時之申請專利範圍表述是「多個泵浦光源｣，即泵浦光源的數量至少為2，在修正後，變成了「泵浦光源｣，即泵浦光源的數量可以為1。歐洲專利申訴委員會認為，通常知識者在實施本發明時會考慮1個光源的可能性，而且原申請文件也沒有明確排除使用1個光源的可能性，應允許修正。通過該判例，可以看出歐洲的審查實務亦較為寬鬆，中，允許結合發明目的進行判斷，且並不要求從原申請文件中只能推導出修正後的特徵，而不存在其他可能。

6. 小結

   基於前述之說明，可知各國對於專利說明書修正是否允許之審查標準或有差異之處，必須深入了解各國規定之差異，於進行多國佈局時，才能遊刃有餘。於像中國、日本此類修改較為嚴格的國家進行佈局，申請人應該在新案撰寫時，儘可能把元件的各種可能組合撰寫於說明書中作為實施例，以便後續修正時有所依據。