日期：2019年7月16日

【Vol 37】近年來日本特許廳踐行高效的專利審查機制，專利審查速度相當快，根據日本特許廳的統計資料，平均約12月即能獲准發明專利。當發明專利申請案進入實體審查後，日本特許廳核發拒絶理由通知書（即相當於台灣的「審查意見通知書」）的次數通常不會超過兩次，而其中大部分在收到第一次拒絶理由通知書後，經過答辯，下一次收到的通知即有高度可能是核准通知或駁回決定。因此，特別需要留意第一次拒絶理由通知書的對應方式及答辯策略。

若日本特許廳在第一次拒絶理由通知書中指出該發明申請有欠缺進步性的問題。於此情況，首先要分析比對系爭專利的申請專利範圍與引證案於技術特徵上是否存在差異，且該差異並非熟悉該項技術者可輕易思及，並積極針對此點答辯。但倘若申請專利範圍與引證案於技術特徵上並非存在明顯的差異，則須審慎考慮是否應修正申請專利範圍，即將說明書中存在有說服力的技術特徵加入申請專利範圍，或將附屬項之技術特徵加入，以迴避被引證案的揭露的技術內容。

以策略來說，在日本特許廳發出第一次拒絶理由通知書時是提出修正申請的最好時機，且也有能是最後時機。原因在於日本特許廳於接到申請人的答辯後，有極高的比例會直接發出核准通知或駁回決定，而不再核發第二次拒絶理由通知書。而根據日本專利法，申請人在接到駁回決定後，雖然可再申請複審救濟，但復審程序中提出修正申請專利範圍的條件較為嚴苛，可能會導致喪失將說明書中的技術特徵加入申請專利範圍以迴避前案的機會。且進入複審後不必然會核發拒絶理由通知書即直接做出判決，此時申請人有高度可能性會喪失修正申請專利範圍的機會。

此外，日本特許廳於接到針對第一次拒絶理由通知書的答辯後，若核發第二次拒絶理由通知書，該第二次拒絶理由通知書很有可能是拒絶理由通知書（Final Office Action），針對最終拒絶理由通知書的答辯同樣只能有條件地允許加入說明書中的技術特徵，因此也有可能會喪失修正的機會。

基於上述分析，於接獲日本特許廳核發的第一次拒絶理由通知書時應審慎考慮提出修正申請的策略，不建議將說明書中有力的可爭辯的內容保留，而試圖等待接獲第二次拒絶理由通知書後始提出修正來限縮申請專利範圍。若有必要，亦可先透過代理人用電話與審查委員溝通或進行面詢，可藉此協商過程的討論為申請人爭取出最大的權利保護範圍。