設計專利之侵權判斷:台灣、日本與美國之實務說明與案例分析

日期:2025年9月4日

【Vol 233】設計專利的侵權判斷為保護專利權人權利的關鍵環節。不同國家對於設計專利侵權的判斷流程、標準及方法均有所不同。本文將介紹台灣、日本和美國於設計專利侵權判斷之重要方針,並比對各國之相同、相異點,旨在幫助專利權人更了解各國法律規範和判斷標準,有利全球布局時妥善維護自身權利。

台灣侵權判斷

(一)判斷主體:「普通消費者」為一虛擬之人具有普通程度之知識及認識,為合理熟悉該物品之人。其並非該設計所屬技藝領域中之專家或專業設計者。例如,日常用品的普通消費者是一般大眾;醫療器材的普通消費者是醫院的採購人員或專業醫師。

(二)判斷流程:

1. 第一階段:確定專利權範圍

(1) 進行物品確定、外觀確定

2. 第二階段:解析及判斷

(1) 解析被控侵權對象

(2) 判斷物品是否相同或近似

(3) 判斷外觀是否相同或近似

(4) 判斷是否適用申請歷史禁反言、及先前技藝阻卻

(三) 判斷重點:

1. 物品判斷:藉由物品用途、物品功能判斷是否近似

2. 外觀判斷:

採取直接觀察比對,透過整體觀察、綜合判斷,著重於容易引起注意的部分或特徵,若無法直接判定近似與否則可採取「三方比對法」:以主張設計之部分為主,考量不主張設計之部分的作用,配合位置、大小、分布關係之綜合判定,確認是否近似或相同導致侵權。

(四) 著名案例:台灣最高法院111年度台上字第487號民事判決

以下節錄判決重點:

1. 侵權判斷主體:普通消費者

系爭專利之物品為電動自行車,主要是使用在住家附近的短程距離區域故「普通消費者」係應以有購買電動自行車作為代步工具需求之人,如家庭主婦夫、短程通勤上班族、學生、銀髮族及外籍移工等。

2. 外觀近似之判斷:容易引起普通消費者注意的部位或特徵

判斷被控侵權對象與系爭專利之外觀是否近似,應以「整體觀察、綜合判斷」之方式,直接觀察比對系爭專利之整體內容與被控侵權對象中對應該專利之設計內容…考量每一設計特徵之異同(共同特徵與差異特徵)對整體視覺印象之影響,且以「容易引起普通消費者注意的部位或特徵」為重點,再併同其他設計特徵,構成整體外觀統合之視覺印象,判斷被控侵權對象與系爭專利之差異,是否足以影響被控侵權對象之整體視覺印象。……..。而「容易引起普通消費者注意的部位或特徵」因容易影響整體視覺印象,故應賦予較大之權重。所謂容易引起普通消費者注意的部位或特徵,包含系爭專利明顯不同於先前技藝之設計特徵、正常使用時易見之部位

普通消費者選購電動自行車商品時,著重其使用功能及整體造形,而車架主體前、後端部、車燈於普通消費者選購及使用時,均可輕易目視及之,且該等部位攸關電動自行車整體造形之觀感,自為普通消費者選購考量及注意之處,均屬正常使用且容易注意之部位。...原審(智慧財產法院109年度民專上字第6號判決)中未詳予究明,以一般自行車成本最大者為車架,而電動自行車成本佔比除電池與傳動系統外,以車架為最大,且車輛產業慣例以車架決定車款,而認車架主體為「容易引起普通消費者注意的部位或特徵」,至前開差異特徵因位於車架主體前、後端部,面積甚小,不足以影響被控侵權之系爭產品整體視覺印象,認定系爭產品與系爭專利之外觀構成近似,系爭產品落入系爭專利之專利權範圍,而為上訴人不利判斷,自有可議。

3. 判決重點:

首先,需先定義普通消費者而後進行判斷。在判斷外觀是否近似時,應以「整體觀察、綜合判斷」之方式,直接觀察比對,並以容易引起普通消費者注意的部位或特徵作為重點評估。定義容易引起普通消費者注意的部位或特徵時,不可僅以成本所占比例進行考量,而需考慮消費者選購及使用時的注意部位,例如正常使用時易見之部位、或系爭專利中明顯不同於先前技藝之設計特徵。

日本侵權判斷

(一) 判斷主體:需要者,包含潛在消費者與交易者之概念,交易係指買賣雙方對有價物品及服務進行互通有無的行為。

(二) 判斷流程:

1. 確認兩者(即系爭意匠與被控侵權之系爭產品)的物品相同或相近

2. 認定兩者的基本構成形態和具體構成形態

所謂「基本構成形態」係大致掌握該意匠所構成的基本架構的形態;

所謂「具體構成形態」係對該基本構成態樣再具體深入詳細觀察,並且進一步掌握該意匠之細部形態

3. 認定基本構成形態的共通點

4. 認定具體構成形態的共通點

5. 認定基本構成形態的差異點

6. 認定具體構成形態的差異點

7. 認定觀看者最容易引起注意力之最重要的部分

(1) 考慮物品的性質、目的、用途、使用態樣

(2) 考慮周知意匠(即設計專利)、公知意匠

所謂「周知意匠」,係指眾所周知或稱公眾廣為知悉的設計,即習知技藝

所謂「公知意匠」,係指周知以外的設計,例如專利公報,即先前技藝。

8. 在意匠之「要部」中,該構成形態共通性評價

所謂「要部」,係指創作時的設計特徵部分或重點所在部分、使用時引起注意的部分

9. 在意匠之「要部」中,該構成形態差異性評價

10. 基於需要者的視覺引起美感來進行

(三) 判斷重點:

1. 物品判斷:藉由比較物品的性質、目的、用途、使用態樣、功能等判斷是否近似

2. 外觀判斷:

採取參酌先前技藝群而直接觀察比對,秉持整體觀察、綜合判斷原則,並參考兩者意匠「欲取得意匠登錄之部分」之整體形態中的位置、大小、範圍進行判定。

(四) 著名案例:日本智慧財產高等法院令和2年ネ第10053號民事判決

以下節錄判決重點:

1. 物品近似判斷:

系爭意匠所屬物品為自動支付機,被控侵權的系爭產品為觸控螢幕自動售票機。此兩件產品認定為類似商品。

2. 外觀近似之判斷:

(1) 共通點

A. 基本構成形態:該觸控面板部設置在本體之正面上部並向上方突出配置,該觸控面板部的上部是向後傾斜並設有一縱向長矩形顯示器,且該顯示器設置在縱向長矩形的外殼正面部分

B. 具體構成形態:殼體的正面部分與顯示器大致相似;具有與顯示器形成同一面的框部;

該傾斜表面部分圍繞三個框架部分的外周並從正面向後傾斜,並且從側面觀察時擴展。

(2) 差異點

A. 系爭意匠之觸控面板部是設置在主體前上部的右側邊;系爭產品之觸控面板部則是設置在主體前上部的左側邊

B. 系爭意匠之觸控面板部的長寬比約1.7比1,以約15度的角度向後傾斜;系爭產品之觸控面板部的長寬比比約1.3比1,以約30度的角度向後傾斜

C. 系爭意匠的觸控面板部的下側部分是從主體的正面以向前方突出的方式設置;系爭產品的觸控面板部則不是

D. 系爭意匠之傾斜面部的底面寬度與從傾斜面部之比例與系爭產品相異。

(3) 周知意匠之影響

關於系爭意匠的基本構成形態,藉由以下公知意匠進行判斷。

公知意匠A「透過信用卡積分查詢進行商品券銷售」:

傾斜面下方向側面視為「く」字形的基台上,顯示屏部位比機殼高出一段,薄板狀的顯示屏部分從機殼上端突出,顯示屏向後傾斜為縱長長方形,顯示屏的外殼為縱長略長方形。

公知意匠B「無人售票機」:

與公知意匠A類似,顯示屏部位也在傾斜面上方並向後傾斜,外殼為縱長略長方形。

公知意匠C「金融自動化設備」:

顯示屏部位在機殼上部以臂狀部件連接,從正面視圖中顯示屏部位從機殼上端突出,向後傾斜為縱長略長方形,外殼也為縱長略長方形,右上角有一突出部分。

根據上述公知意匠,可謂在系爭意匠註冊申請之前,自動結算機或類似物品的領域中,顯示屏部位從機殼上端突出且向後傾斜為縱長長方形的意匠已經為人所知。...因此,系爭意匠的基本構成形式不是新創部分,...並非特別引人注目。... 系爭意匠的基本構成形式對美感的影響微弱,對近似判斷幾乎沒有影響。此外,觸控面板設置在主體正面上部的左側還是右側,僅會產生普通範圍內的差異。

(4) 最終判斷

法院根據以下幾點原因作成最終判斷:

A. 系爭意匠的具體構成形態如前述,根據觸控面板的長寬比和後傾角度,兩者之差異僅是習知常見的範圍內,另外,將顯示器設置在等寬框部之殼體中的構成手法亦是習知常見,故對美感的影響微小

B. 觸控面板部的長寬比及向後傾斜角度,對視覺美感來說幾乎沒有影響

C. 系爭產品之顯示部和主體之間不存在有高低差的視覺印象

D. 習知形態無法引起需要者的強烈注意力

E. 需要者是可清楚分辨兩者在觸控面板部下側面的差異

F. 視覺印象應依意匠所呈現的事實來認定

系爭意匠與系爭產品即使在傾斜面部有共同點,但包括下側部分在內,系爭產品的傾斜面部的寬度及其與下側邊緣接觸的周側面的總寬度極窄,而系爭意匠通過在傾斜面部的上側及左右側部分設置極大差異的寬度,使下側部分顯著突出,並確保下側部分從正面向前突出,構成觸控面板部分從主體正面突出。

需求者從不同角度(斜視、側視)觀察自動支付機,系爭意匠的下側部分突出構成使顯示屏部位整體浮現,此構成態樣被需求者高度關注,產生顯著視覺效果。反之,系爭產品的傾斜面部和周側面寬度極窄,僅顯示屏部位與主體一體化,視覺效果不突出。因此,差異點的印象超過共通點,因此判定二者不相似。

3. 判決重點:

日本進行侵權判定時,會先認定基本構成形態、與具體構成形態的共通點、差異點。此外,藉由比對周知意匠或是比對系爭意匠與系爭產品的使用形態、目的,認定最易引起需要者注意力之處,並結合對於設計重點之要部進行綜合評價,權衡差異與共通點給予的視覺印象,以此認定是否具有侵權行為。

    

          系爭意匠                            系爭產品

    

 

                                     公知意匠A                            公知意匠B                           公知意匠C     

美國侵權判斷

(一) 判斷主體:「一般觀察者」,其程度無須具備任何技藝的專業知識,僅需對該製品領域有一定合理範圍的熟悉度即可,為具有普通認知能力的消費者。

(二) 判斷流程:

1. 「一般觀察者檢測」:

首先,依「一般觀察者檢測」直接比對主張設計部分,無需考慮不主張設計的部分,並判斷兩者(即系爭專利與被控侵權物)之設計是否是實質同一性,兩者若為實質同一性,即屬於「並非明顯不近似」時,則納入最接近的先前技藝並進行「三方比對檢測」。

2. 「三方比對檢測」:

比對被控侵權物與系爭專利、系爭專利與先前技藝、被控侵權物與先前技藝三者之間,哪兩者的近似程度最為接近。

(三) 判斷重點:

1. 物品判斷:美國較為特殊,無須比對物品僅著重於外觀的近似判斷。

2. 外觀判斷:

採取直接觀察比對,透過整體觀察、綜合判斷,著重於容易引起注意的部分或特徵,並引入「三方比對法」協助判斷。

(四) 著名案例:美國埃及女神案(Egyptian Goddess, Inc. v. Swisa, Inc)

以下節錄判決重點:

1. 於此案件當中,美國聯邦巡迴區上訴法院闡明對於近似的判定標準應以普通觀察者的觀點,用肉眼對於被控侵權之系爭產品及系爭專利施予一般市場購買者購買時之注意力,若兩者之近似能欺騙觀察者,使其產生混淆誤認,而誘使其購買被誤認之產品,則認為兩者為實質近似。然而,即便認定為實質近似仍需經過第二步驟之「三方比對法」進行判斷:若有先前技藝存在,且系爭產品與系爭專利之近似程度不比系爭產品與先前技藝的近似程度更為接近,則應認定未侵權。

2. 三方比對法之態樣:

所謂三方比對法,係比較被控侵權物(被控對象)、系爭專利、及先前技藝三者之間的近似程度,並據此認定是否構成侵權。如下面三種情形分別表示侵權與未侵權的態樣,其中,相似程度之箭頭距離越短代表越相似。進一步的,說明三種結果如下:

近似程度1:被控侵權物與系爭專利;近似程度2:先前技藝與系爭專利;

近似程度3:被控侵權物與先前技藝

近似程度1<近似程度2&近似程度3(近似程度1最短)→侵權

近似程度2<近似程度1&近似程度3(近似程度2最短)→不侵權

近似程度3<近似程度1&近似程度2(近似程度3最短)→不侵權

據此,惟有被控侵權物與系爭專利之近似程度同時大於先前技藝與系爭專利、及被控侵權物與先前技藝之近似程度將構成侵權,否則構成不侵權。

 

 

  

構成侵權                              未構成侵權                             未構成侵權

3. 本案判決:

Swisa指甲拋光器(被控侵權產品)在四個表面上都有凸起的研磨墊...考慮指甲拋光器領域的現有技術時,被控侵權產品與系爭專利之間的差異不可忽視...基於上述原因,維持地方法院不侵權的簡易判決,惟本次採用的方式為普通觀察者測試進行...。

 被控侵權產品                     系爭專利                      先前技藝                            周知技藝

4. 判決重點:

本案當中,美國法院重申對於設計專利的近似判斷標準為:若被控侵權物的外觀設計與設計專利所保護之視覺性設計構成實質同一,即具有相同或相似的整體外觀視覺效果,而導致與一般市場購買者購買時之相同注意力觀察者產生「混淆誤認」,就足以認定其落入專利權範圍內,除非具有「更近似於被控侵權物的先前技藝」存在之情形將認定為不構成侵權,而本案當中根據與先前技術之比對,可認定被控侵權產品與系爭專利之間的差異不可忽視,故不構成侵權。

本所評析

如上所述,台灣、日本和美國在設計專利侵權判斷上均注重整體視覺效果的判斷,但在具體操作上仍存在差異。台灣、日本均需進行物品近似判斷,主要針對物品用途及功能進行比對,惟美國完全無需比對物品只注重外觀。

台灣核心方針在於直接觀察比對,並進行整體觀察綜合判斷,必要時可引入三方比對法協助釐清是否近似,判斷近似時若定義容易引起普通消費者注意的部位或特徵,不可僅以成本所占比例進行考量,而需考慮正常使用時易見之部位、或系爭專利中明顯不同於先前技藝之設計特徵;日本亦秉持直接觀察比對,藉由認定基本構成形態、與具體構成形態的共通點、差異點,參酌先前技藝群,並結合對於設計重點之要部進行綜合評價,權衡差異與共通點給予的視覺印象,以此認定是否侵權;美國則在著名之埃及女神案後確立「混淆誤認」足以認定其落入侵權範圍,並導入三方比對檢測法,需考慮是否有更近似於被控侵權之設計的先前技藝存在。

本所建議專利權人應根據各國的法律規範,充分保護其設計創新,並積極應對潛在的侵權行為,確保自身設計專利能夠在全球範圍內獲得有效保護。

 

 

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