日本專利申請實務—日本知財高裁推翻特許廳關於進步性之判定(令和5年(行ケ)第10091號「阻隔性積層體」事件)

日期:2024年8月26日

【Vol 219】日本知的財產高等裁判所(Intellectual Property High Court of Japan,下稱知財高裁)於日本專利第6902231號「阻隔性積層體、具備該阻隔性積層體之熱封性積層體及具備該熱封性積層體之包裝容器」的專利異議審決取消訴訟1中,推翻了日本特許廳對於系爭專利的進步性及引用文獻的組合動機之判斷,維持系爭專利的專利權有效。

本案判決中,知財高裁認為具有技術意義相關性之技術特徵不應分開解釋、具有相反記載內容且所欲達成之目的不同的引用文獻之間不具有組合動機,此外,關於系爭專利所界定之數值特徵有無特殊的技術意義的判斷等諸點,均發表相當值得注目的見解。

案件背景

2020年9月29日,大日本印刷股份有限公司(原告)以發明名稱「阻隔性積層體、具備該阻隔性積層體之熱封性積層體及具備該熱封性積層體之包裝容器」(系爭專利)申請國際專利,並於2021年6月23日獲准專利(請求項數11)。2022年1月13日,經被提出異議,日本特許廳立異議2022-700021號案件對系爭專利(所有請求項)進行審理。原告於2022年10月14日領收專利權無效理由通知後,在意見書提出期限內於同年12月27日對系爭專利提出更正請求(更正後請求項數16)。日本特許廳於2023年7月7日同意更正內容,並作出系爭專利更正後請求項1~16專利無效之審決。原告對此不服,故針對該無效審決遂向知財高裁提起審決取消訴訟。

系爭專利之技術特徵

【請求項1】(更正後)

一種水煮或調理包用阻隔性積層體,其係具備多層基材、蒸鍍膜、及設置於該蒸鍍膜上的阻隔塗層;且

該多層基材,係至少具備聚丙烯樹脂層和表面塗層;

該聚丙烯樹脂層,係施有延伸處理;

該表面塗層,係含有具有極性基團的樹脂材料;

該蒸鍍膜,係設置於該多層基材之表面塗層上;

該蒸鍍膜,係由無機氧化物所成;

該阻隔塗層,係由金屬烷氧化物與水溶性高分子的樹脂組成物所構成之氣體阻隔性塗布膜、或由金屬烷氧化物與水溶性高分子與矽烷偶聯劑的樹脂組成物所構成之氣體阻隔性塗布膜;

其特徵係,該氣體阻隔性塗布膜的表面,藉由X射線光電子光譜法(XPS)所測定之矽原子與碳原子之比(Si/C)為0.90以上1.60以下。

 

主要爭點

日本特許廳係以「將甲4發明之保護塗層中之矽原子與碳原子之比與甲3發明組合」即可輕易思及系爭專利之技術特徵「該氣體阻隔性塗布膜的表面中之矽原子與碳原子之比(Si/C)為0.90以上1.60以下」為由,認為系爭專利不具進步性。

因此,本案之爭點主要在於,發明所屬技術領域中具有通常知識者是否能基於甲3發明及甲4發明之組合而輕易思及系爭專利的差異技術特徵1-2及1-3。

差異技術特徵1-2

系爭專利 該氣體阻隔性塗布膜的表面,藉由X射線光電子光譜法(XPS)所測定之矽原子與碳原子之比(Si/C)為0.90以上1.60以下。
甲3發明 該有機無機混合阻隔層,藉由X射線光電子光譜法(XPS)之原子比分析中,可確認到碳與氧與矽各自以15~50%、30~65%、5~30%的比例存在。

差異技術特徵1-3

系爭專利 用途為「水煮或調理包用」
甲3發明 用途為「可用作食品等之包裝材料」

知財高裁之見解

1. 關於原告所主張之「差異技術特徵1-1~1-3不應分開個別判斷」乙點:

知財高裁同意原告的主張,認為「至少差異技術特徵1-2及1-3應合為一體檢討判斷」,其理由在於:系爭專利中,阻隔塗層表面之矽原子與碳原子之比的特定範圍,係為了抑制在進行水煮或調理包處理中氣體阻隔性降低,其技術上的意義在於提供一種氣體阻隔性高之水煮或調理包用阻隔性積層體。而且,根據系爭專利說明書,矽原子與碳原子之比的上限,係基於即使彎曲阻隔性積層體亦可抑制氣體阻隔性降低之觀點而定;其下限,係基於即使對阻隔性積層體進行加熱亦可抑制氣體阻隔性降低之觀點而定。因此,差異技術特徵1-3之是否作為「水煮或調理包用」應與差異技術特徵1-2之「矽原子與碳原子之比」合為一體檢討判斷。

2. 關於組合動機的判斷乙點:

知財高裁則認為基於以下三點認為甲4發明與甲3發明不具有組合動機:

(1) 甲4發明之積層構造與甲3發明相異。

(2) 甲4發明係以提供一種在高溫高濕的環境下亦可長時間維持隔熱性能之真空隔熱材料之外部包裝材為目的,並未假定在其中裝入物體並進行以高溫高壓殺菌之調理包處理或水煮處理之狀況,甲4文獻中實際上也並無與調理包或水煮相關之記載。

(3) 甲3文獻中係提及碳比例過低時膜質會變脆,而甲4文獻中係提及碳原子數過多時保護塗層之脆性會增加而導致耐水性及耐候性低下,故兩者係記載完全相反之內容,熟悉該項技術者不可能會產生將二者加以組合之動機。

3. 關於系爭專利之「Si/C」的數值範圍有無特殊的技術意義乙點:

關於此點,知財高裁亦推翻了日本特許廳的看法。

日本特許廳係認為,矽烷偶聯劑中亦含有會影響Si/C之數值範圍的矽,且系爭專利說明書之【表4】~【表7】(對於水煮或調理包處理之功效)與【表5】~【表7】(Si/C之數值範圍內所能達成之功效)中之實施例皆有使用矽烷偶聯劑,故對不含有矽烷偶聯劑、僅含有金屬烷氧化物與水溶性高分子的樹脂組成物的氣體阻隔性塗布膜而言,Si/C之數值範圍無法經由實驗確認其效果,沒有技術上的意義。再者,該數值範圍係可基於甲3文獻而簡單算出(從碳與氧與矽之比例可求出Si/C之數值範圍為0.1~2),甲4文獻中亦有落入該數值範圍內之例示。

然而,知財高裁係認為,不能僅因為矽烷偶聯劑中亦含有矽,就根據系爭專利說明書之【表4】~【表7】及【表5】~【表7】斷定不含有矽烷偶聯劑之氣體阻隔性塗布膜係沒有技術上的意義,且技術意義的有無與是否容易輕易思及該發明並無直接關聯。再者,即使就日本特許廳所言,根據甲3發明的「X射線光電子光譜法」的分析,從「碳與氧與矽各自以15~50%、30~65%、5~30%的比例存在」可求得矽原子與碳原子之比(Si/C)為0.1以上且2以下,且該數值範圍係落於系爭專利請求項1所界定的「0.90以上且1.60以下」的數值範圍內,但從甲3發明的描述來看,顯示碳、氧和矽的數值範圍具有一定的技術意義,故從甲3文獻中僅抽出碳與矽來進行計算之行為,並無技術上之必然性也不具備合理之理由

本所評析

本案件中,在判斷構成發明之技術特徵是否已被引用文獻揭露時,日本特許廳與知財高裁採用了不同的判斷方法。日本特許廳係將系爭發明與引用文獻之差異技術特徵分開個別判斷,認為系爭專利的數值範圍及用途皆已被引用文獻揭露;而知財高裁係認為對於具有關聯性之差異技術特徵,應整體作為一體判斷,具體而言,當技術特徵「矽原子與碳原子之比的數值範圍」是基於用途特徵「水煮或調理包用」而定,則不應將此兩者技術特徵分開判斷。

此外,知財高裁認為,即使甲4與甲3同為積層體之發明,作為真空隔熱材料之甲4發明與作為氣體阻隔性包裝材料之甲3發明在整體構造上及假定的使用狀況皆有所不同,進一步地,關於碳原子的比例及其所導致之膜質的脆性,甲4文獻與甲3文獻係分別記載完全相反之內容,故對發明所屬技術領域中具有通常知識者而言,即使注意到甲3發明可用做水煮或調理包用之食品包裝材,亦不會考慮將甲4發明之內容應用於甲3發明,兩者之間並無組合動機。

整體而言,在技術意義與進步性之關聯方面,知財高裁提出了相當值得注意的見解,當技術上的意義有其相關性時,同一引用文獻中彼此相關的差異技術特徵不應分開解釋甚至是只擷取其中部分要素與另一發明進行比對,而且技術意義的有無與是否容易思及該發明並無直接關聯。在專利審查階段或獲取專利後的異議/舉發階段,發明的進步性受到引用文獻挑戰時,上述見解或可作為答辯時的不同方向供專利申請人參考。

 

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