日期：2024年6月24日

【Vol 217】日本知的財產高等裁判所（以下，「日本知財高裁」）於日本專利第6271790號「粉刺除去用液狀清潔劑」的專利無效審判（無效第2020-800119號事件）的審決取消訴訟¹中，肯定日本特許廳（JPO）對系爭專利之排除式技術特徵不具進步性之判斷，維持系爭專利無效的認定。

日本知財高裁於本案指出關於排除式技術特徵之進步性的判斷重點，應著眼於其所界定技術內容的容易思及性（即否定進步性之概念）與臨界性意義，其見解非常值得欲布局日本專利之申請人參考。

案件背景

專利權人（即原告）於2017年4月2日對日本特願2015-105028號發明專利申請案申請分割，以其中部分內容申請發明專利「粉刺除去用液狀清潔劑」（日本特願2017-73338號）。由於原本所請發明被視為與同申請日另一分割案（特願2016-142877）為相同發明而被拒絕，專利權人對請求項1提出排除式修正，並在修正後於2018年1月12日獲准專利（日本專利第6271790號，以下稱「系爭專利」）。2020年12月11日，無效請求人｢株式会社 ユーグレナ｣對系爭專利請求項1提起專利無效審判（無效第2020-800119號事件），日本特許廳於2023年3月27日作出否定系爭專利進步性的專利無效之審決。專利權人對此不服，於2023年5月2日向知財高裁提起本件審決取消請求訴訟。

系爭專利的技術特徵

系爭專利申請專利範圍（共1項）如下：

【請求項1】

一種粉刺除去用液狀清潔劑，其係含有

水；

辛基十二醇；

超過對水溶解度的量的選自檸檬烯、角鯊烯、及鯊烷所成群中一種以上之烴；及

界面活性劑（惟，界面活性劑相對於總量為0～10體積%者除外）。

本案爭點

專利權人主張特許廳基於甲第1號證據之無效理由（進步性要件）有誤的主要理由係：

「本發明中係記載『（但，界面活性劑相對於總量為0～10體積%者除外）』，故應基於此範圍是否容易發明作出嚴密判斷，且作為習知常識之甲第5號證據之1～3中，所述之組成物範圍皆包含『0～10體積%』，無法作為『為0～10體積%者除外』之先行證據。」

因此，本案之爭點主要在於「界面活性劑相對於總量為0～10體積%者除外」此排除式技術特徵是否具有進步性。

日本知財高裁之見解

首先，甲第5號證據之1～3中，分別記載有以下內容：

1. 一種粉刺除去用組成物，其係與常溫液狀油成分50～95質量%及水0.1～5質量%一同配合指定之界面活性劑5～40質量%，理想為10～20質量%，並可用作粉刺除去效果優異之卸妝品。
2. 作為提升清潔用品之粉刺除去作用之技術，提供一種粉刺除去用之化妝品組成物，其係含有水、N-醯基胺基酸之酯及指定之界面活性劑10～20質量%，更理想為12～15質量%……其使用態樣為，使用該化妝品組成物後進行沖洗。
3. 粉刺除去用化妝品係可適量配合界面活性劑及水等一般化妝品中所使用之成分……一種清潔卸妝油，其係配合合計15質量%之界面活性劑（實施例6）。

綜合上述記載，可知在粉刺除去用清潔組成物中，考慮到清潔功能（洗淨性）、洗滌功能（水洗性）、粉刺除去功能、及對皮膚的負擔等，「配合使用界面活性劑10～20質量%左右（即，超過10體積%）」屬於系爭專利優先權日前的所屬技術領域之習知技術。

此外，雖然甲第5號證據之1～3所述之清潔劑分別含有「5～10質量%」及「10質量%」之界面活性劑此點，係與專利權人的主張相同，然而，系爭專利中該排除式敘述「為0～10體積%者除外」，係從「0體積%～100體積%」之範圍除去「為0～10體積%者」。故結果而言，該排除式敘述即意指所請範圍為「超過10體積%」（界面活性劑配合量超過10體積%）。

因此，在判斷發明構成之容易思及性時，判斷重點在於所屬技術領域中具有通常知識者基於引用文獻1是否能輕易地思及將系爭專利發明中之界面活性劑的配合量調整為「超過10體積%」。且縱使甲第5號證據之1～3中有界面活性劑配合量為「0～10體積%」的記載，專利權人主張中亦未提及如此記載在判斷系爭專利與引用文獻1之差異技術特徵的容易思及性上有何意義。

此外，系爭專利中並未提及該排除式技術特徵是否奏效顯著功效。根據系爭專利說明書之記載，本發明之效果在於：「因可簡便地萃取蛋白質，故可適當用作能夠將附著於皮膚之蛋白質萃取洗淨之液狀化妝品、「此外，本發明之蛋白質萃取劑即使不含有界面活性劑等，亦可發揮優異的蛋白質萃取效果」、「根據本發明之蛋白質萃取劑，可減輕皮膚的負擔，並同時獲得所期望的洗淨效果」（系爭專利說明書【0064】～【0065】）。

關於界面活性劑配合量與上述功效之關連，雖然系爭專利說明書中實施例16、18及20係含有界面活性劑（Tween 80、Span 80）之溶液，但說明書全文並無配合量為「相對於總量為0～10體積%者除外」者。進一步地，此等實施例僅在試管內確認到蛋白質萃取作用，並無確認對於皮膚的洗淨效果。另一方面，系爭專利記載的實施例13，雖顯示對具粉刺皮膚可表現優於肥皂之洗淨性，然而該實施例13中沒有配合界面活性劑，並未落入系爭專利之限定範圍（系爭專利說明書【0149】）。

因此，系爭專利中以「相對於總量為0～10體積%者除外」的配合量配合界面活性劑此技術特徵，其具體而言能夠發揮何種顯著的效果仍舊不明。再者，引用文獻1中已記載「可將粉刺、含有黑色素之老化角質、氧化汙垢等去除乾淨」等粉刺除去功能，故系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者，亦可合理預期系爭專利之上述功效。

綜上所述，專利權人主張不足以採信，系爭專利不具進步性。

[1] 判決全文請參見 https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/623/092623_hanrei.pdf。