日期：2023年11月15日

【Vol 206】商標權的認定原則上採屬地主義，因此想要在不同國家主張商標權時，必須先在各國家取得註冊商標。而各國對於商標申請註冊的規定各有不同，如美國就相當重視商標的「使用證據」，若申請人／權利人在各階段未適時提出商標的使用證據，甚至有被美國專利及商標局（USPTO）主動撤銷商標權的風險。

本文謹介紹必須於美國提出商標使用證據的常見情況。

A. 申請階段

在美國申請註冊商標時需要一併提出申請基礎 ，根據不同的申請基礎，所須提出的使用證據與其時間點也有所不同，謹分述常見基礎如下：

1. 商標已在美國實際使用（Use in Commerce）

以此基礎申請商標的申請人，於申請時即需要一併提出使用聲明及使用證據。

2. 商標將來將在美國使用（Intent to Use）

以此基礎申請商標的申請人於申請時不須提交使用證據，美國專利及商標局將會於完成審查後發出「先行核准通知（post-Notice of Allowance）」，申請人須再提出使用聲明及使用證據。

3. 基於國外已註冊商標（Foreign Registration Basis）

以此基礎申請商標的申請人於申請時不須提交使用證據，但須提交同一商標已於國外註冊之證明。

B. 註冊取得商標權階段

1. 註冊日起第5年至第６年

自註冊日起第5年後至第6年間，商標權人必須提出「第8條聲明（Section 8 Declaration）」 ，證明該註冊商標在美國實際使用於商業活動，若無法提出第8條聲明，則商標將被撤銷註冊。

2. 註冊日起第9年至第10年（即延展時）

自註冊日起第9年後至第10年間，商標權人若要延展商標權，應提交「合併的第8條及第9條聲明（Combined Sections 8 & 9 Declaration）」，在申請商標延展的同時提出商標使用證據。

3. 註冊後使用證據稽核制度（Post Registration Audit Program）

美國相當重視商標註冊後的實際使用，因此美國專利及商標局自2017年開始施行「註冊後使用證據稽核制度」，透過隨機抽查的方式，確保商標權真實地反映在美國的商業活動，並撤銷無法提出有效使用證據的註冊商標或其部分的商品或服務，以維持商標註冊簿的準確性。根據美國專利及商標局的統計數據，此制度施行後有超過50%被抽查的已註冊商標遭撤銷註冊或是刪減部分商品或服務。

商標使用證據（Proof of use）

商標的使用證據必須展示商標如何用於商業活動，並且須與註冊的商品或服務有明確的相關，舉例如下：

【可以接受的商標使用證據範例】

類型	商標使用在貨物包裝上的照片	網頁截圖
商標	REAL GOLD	PAKEMS
類別	香水（第3類）	鞋子（第25類）
範例

【可以接受的服務使用證據範例】

類型	網頁截圖	網頁截圖
商標		321 and Done
類別	慈善服務等（第35類）	提供房地產資訊（第36類）
範例

圖片來源：美國專利及商標局