日期：2023年8月23日

【Vol 197】專利申請人若無法同時克服審查意見時，經常會利用申請分割案而將審查委員認為不具專利要件的請求項群自母案獨立分割出來，讓母案能先快速獲准，另外再就子案繼續答辯的策略，避免因部分請求項不具專利要件而導致全體專利一併被核駁。

此外，若尚未申請分割即被審定不予專利，則申請人亦可於後續的救濟審判程序中請求分割，藉此申請，將審判中較可能克服無不具專利要件疑慮的請求項（母案）與較有再次被核駁風險的請求項（子案）分離審理。但若母案審判中再被審定不予專利（核駁），該結果事實上經常會影響子案，而導致子案亦快速的被核駁，使申請人的策略徒勞無功。

日本特許廳（JPO）宣布，自2023年4月1日起，根據日本特專利法第24條第1項之規定，專利申請人可請求暫停部分類型之分割申請的審查¹。新制度施行後，申請人可以根據母案的拒絕查定（核駁）不服審判結果來考慮其已提交之分割申請的處理方式，避免母案在審判中再次被核駁後，審查委員很快的對子案亦做出拒絕查定（核駁），申請人能更有彈性的建構有效的專利申請策略。此制度施行後，對專利申請人而言無疑是一項好消息。

謹將詳細的制度介紹如下。

適用之申請案

適用之申請案必須為2023年4月1日以後已請求審查且尚未開始審查之分割申請案，並同時滿足以下(1)~(3)之條件：

　(1) 為母案被核駁（拒絕查定）後所分割之分割申請²

　(2) 已針對母案提交拒絕查定不服審判之請求，且母案仍在前置審查或拒絕查定不服審判期間

　(3) 為適合等待母案之前置審查或審判之結果者³

申請之期限及必要手續

1. 提交申請期限：

　必須在該分割申請之審查請求日起的5個工作天內。

2. 必要申請手續：

　(1) 提交說明該分割申請可適用於日本專利法第54條第1項的聲明書

　(2) 填寫並提交關於該分割申請之情況可適用於日本專利法第54條第1項的專用表格

(申明書與專用表格之範例)

申請後流程

日本特許廳根據申請內容判斷該分割申請是否適用於本項規定後，將通過電子郵件通知結果並生成相關記錄。

若該分割申請符合該項應用條件，該分割申請的審查將暫停至其母案申請中出現以下三項情況中任一項的三個月後。

　(1) 在前置審查中，專利核准審定書（特許查定）的副本已送達至申請人

　(2) 在複審中，最初的核准或核駁審決的副本已送達至申請人⁴

　(3) 審判請求或母案，已被撤回或駁回

申請人應在暫停審查期的結束日前，根據母案的前置審查或審判結果提交一般提出分割申請時應檢附之聲明書⁵。

暫停審查期結束後，以上述(1)~(3)任一項的發生日起算，該分割申請將與普通分割申請相同，在經過等待審查期間後開始進行審查。

此外，即使是審查暫停期間，仍可依據日本專利法第17條第2項之規定對分割申請的說明書等進行修正。

計算專利權可延長的期間時，需扣除「分案審查暫停期間」

申請人根據日本專利法第67條2項規定申請專利權延長時，上述暫停審查期間導致的延長，係適用於日本專利法第67條3項10號規定之需排除情形。亦即，計算專利權可延長的期間時（一般而言，為自基準日⁶起至專利權登記日為止的期間），需扣除該「分案審查暫停期間」。