美國專利申請收到最後通知(Final OA)的對應策略

日期:2023年4月20日

【Vol 188】美國專利申請有一獨特的「最後通知(Final Office Action,簡稱Final OA)」制度。當專利申請人針對審查意見所作之答辯未能說服審查委員,則審查委員可下發最後通知,此時申請人必須於規定期限內進行專利修正或採取其他行動,包含提出AFCP 2.0(After Final Consideration Pilot 2.0)、申請RCE(Request for Continued Examination)、提起訴願等。

本文謹介紹針對收到Final OA後常見之對應方案,並分析不同方案最合適採用的時機,以供專利申請人以最低金錢與時間成本順利取得美國專利。

1. 終審後修正 (After Final Amendment)

當最後通知有指出申請案中包含可獲准之請求項,或是申請案僅包含形式上的小錯誤時,則可採用終審後修正。惟須注意的是,若採用終審後修正,則在未刪除某附屬項的情況下不可新增附屬項;並且於時機上建議於收到最後通知後兩個月內提出修正,以最大限度地減少延期費用,且審查委員亦可以更快地審查答覆。

2. 最終審定再考量計畫2.0 (After Final Consideration Pilot 2.0,AFCP 2.0)

藉由AFCP 2.0,申请人可對請求項進行些微修正,並在無官方規費的情況下加快審查進度。AFCP 2.0提出之限制包含:

  • 至少對一個獨立項進行限縮修正
  • 不能擴大獨立項的範圍
  • 若審查委員提出面詢須配合
  • 審查委員有2個小時可考慮提交的修正,再加上1個小時面詢

提出AFCP 2.0之好處為,當申請案不具專利性之理由僅需作實質上的小修正、或是僅需作形式上的修正時,通常可被審查委員所接受,而在不提出RCE的情況即獲准。又即使所作之修正為實質上的大修正,亦可收到諮詢性意見(Advisory Action, AA)得知審查委員是否認同該修正可克服審查意見,甚至主動申請面詢以先獲得審查委員建議。

3. 繼續審查請求(Request for Continued Examination, RCE)

RCE之費用較高昂,故適用情況為當提出之大規模修正顯然能克服審查意見或是顯然能推動申請案獲准時。此處之一小技巧為,申請人可於提出RCE時新增附屬項,以避免又收到最後通知。

此外,亦可於採取上述方案前先與審查委員進行面詢,可在RCE前釐清修正是否克服審查意見,或是審查委員可能會告知應行AFCP或RCE,因而可能省下RCE費用。

綜上所述,最後通知在美國為一常見的制度,但申請人於收到最後通知後往往因經驗較少而感到慌張或失望。然而,藉由靈活地運用與審查委員的面詢,及策略性地修正請求項和於不同情況下採取不同策略,亦能在無須花費過多時間和規費的情況下迅速克服最後通知而獲取專利。

關鍵字:專利 美國智財

 

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