日期：2023年3月20日

【Vol 186】日本知的財產高等裁判所（Intellectual Property High Court of Japan，下稱知財高裁，即日本的智慧財產法院）於日本特許第6026672號審決取消請求事件中（令和２年（行ケ）第１００３３号 審決取消請求事件）¹ ，推翻了日本特許廳對請求項7、10具有進步性之判斷。其中，知財高裁判斷請求項7不具進步性之方式，係認為通常知識者有動機可組合引證與複數習知技術，輕易思及請求項7之發明。作為組合習知技術否定進步性之例，本文將詳細介紹知財高裁對該案請求項7發明的進步性判斷。

案件背景

BASF公司（被告）基於巴黎條約主張優先權（2012/11/02）向日本特許廳申請本案專利（特許第6026672號），並於2016年獲准專利。

2017年，東京水產株式會社（原告）向特許廳提出本件專利的專利無效審判。針對此次專利無效審判，被告對請求項1~19提出修正，特許廳亦同意修正內容，並基於修正內容進行審決，最後審定請求項18、19無效，請求項1~17則繼續維持專利權。

原告為了撤消請求項1~17的專利權而向知財高裁提出之訴訟。最終，知財高裁判斷特許廳對請求項1~6、8、9、11~17的判決無誤，但請求項7、10之發明則不具進步性，此兩項係被判定為無效。

系爭專利的技術特徵

系爭專利中，【請求項7】所請發明為：

一種用於降低油組成物中不理想成分含量之方法，其包含：

準備包含不理想的親水性成分、不理想的親脂性成分和游離脂肪酸的粗油組成物之步驟，其中，不理想的親水性成分為蛋白質性化合物，不理想的親脂性成分為溴化阻燃劑，游離脂肪酸係含有碳數16至22之游離脂肪酸；

使粗油組成物接受水性流體處理步驟之步驟，其係在獲得包含有效含量的作爲內部揮發性工作流體的碳數16至22之游離脂肪酸的油組合物的條件下，將存在於粗油組成物中不理想的親水性成分從粗油組成物分離之步驟；

在作為內部揮發性工作流體的碳數16至22之游離脂肪酸存在下將經過步驟（b）後之油組成物進行氣提法處理步驟之步驟，其係使不理想的親油性成分隨作為內部揮發性工作流體的碳數16至22之游離脂肪酸從油組成物分離之步驟；

將從步驟（c）而來之組成物進行多不飽和脂肪酸濃縮處理步驟之步驟；其中，

步驟（b）之水性流體處理步驟，係含有將粗油組成物在實質上無鹼基下與水性流體接觸之步驟，水性流體，係含有用於改善相分離之選自氯化鈉、氯化鉀、硫酸鈉及硝酸胺之鹽類；及

在步驟（b）後，油組成物中之游離脂肪酸的量為0.5重量%至5重量%，在步驟（c）前不於油組成物中添加外部揮發性工作流體。

引證技術特徵

引證2（日本特表2005-532460號）之技術特徵：

「一種方法，係從含有環境汙染物質且包含食用或用於化妝品中的脂肪或油之混合物中，降低該環境汙染物質之方法，其特徵係包含：

將該脂肪或油中存在之一定量的環境汙染物質與該內部揮發工作流體一同從該混和物分離之步驟，

其係將該混合物與內部揮發性工作流體一起進行至少一次氣提法處理步驟之步驟，該內部揮發性工作流體係由含有該環境汙染物質之該脂肪或油中所含之游離脂肪酸所構成」。

特許廳之審定

特許廳之審定見解係：

在作為降低油組成物中不理想成分含量之方法，本案與引證2的差異技術特徵在於，引證2並未揭露本案所請步驟（b）「使粗油組成物接受水性流體處理步驟之步驟，其係其係在獲得包含有效含量的作爲內部揮發性工作流體的碳數16至22之游離脂肪酸的油組合物的條件下，將存在於粗油組成物中不理想的親水性成分從粗油組成物分離之步驟」，亦未揭露與步驟（b）相關之構成。

另一方面，關於引證5及6所記載之脫膠處理是否可對應至本案步驟(b)此點，由於引證5及6中，係記載脫膠處理後的「鹼精煉」所去除的物質包含「水溶性組成物」，可見習知之脫膠處理是無法去除親水性成分的，故習知脫膠處理與本案步驟(b)，兩者為去除對象不同的不同步驟，據此，請求項7具進步性。

日本知財高裁判決

然而，日本知財高裁則認為所屬領域具通常知識者有動機組合引證2及通常知識，輕易思及本案請求項7之發明，理由如下所述：

步驟（b）屬於通常知識：

在本案優先權日前，已知在精煉油的處理中，會在藉由鹼精煉進行脫酸處理前先做脫膠處理，而作為習知脫膠處理方法之一例，例如，可使水及水蒸氣等水性流體與油組成物接觸，並將含有已水和之膠質的親水性不純物從油分離並除去。

此外，根據引證3、4及6之記載，在本案優先權日前，藉由蒸餾進行脫酸處理前做脫膠處理或水洗處理之手段已為習知常識。且根據引證5、6、13、14、24之記載，在水及水蒸氣等水性流體與油組成物接觸後，藉由分離處理去除蛋白質性化合物，此手段亦已為習知常識。

本案請求項7的步驟（b）中，將至少一部分的含有蛋白質性化合物之親水性不純物從油分離並除去的技術特徵，與上述通常知識並無差異。

具通常知識者有動機於引證2之技術手段再添加水性流體處理步驟：

引證2段落【0057】已記載：「亦可在對油進行氣提法處理步驟前進行前處理」。

又從第1點顯知，在氣提法處理前使用水及水蒸氣等水性流體做脫膠處理或水洗處理為習知常識，因此，所屬領域具通常知識者當然有動機在引證2的氣提法處理前，先進行使用水及水蒸氣等水性流體之脫膠處理或水洗處理，從而將至少一部份的親水性不純物從油分離並除去。

對此，被告雖主張：引證2對氣提法處理前的前處理雖有列舉例如脫臭步驟，卻未記載或說明脫膠處理以及與本案請求項7步驟（b）相關之構成，且脫膠處理係包含許多種方法，故通常知識者無動機採用相同構成。

惟，知財高裁認為：即使引證2所列舉為脫臭步驟，其亦未記載必須僅限於此者，因此所屬領域具通常知識者仍有動機嘗試將引證2與其他習知技術組合，例如已為習知的使用水性流體之脫膠處理步驟。故上述主張不足採。

添加無機鹽做為解乳化劑為通常知識：

已知使用水及水蒸氣等水性流體進行脫膠處理或水洗處理的方式中，理想係將水相與油相的界面充分解乳化，使水性流體變成能輕易地從油分離的狀態。根據引證30、31、44至46，從一般科學常識而言，通常知識者應能想到用氯化鈉等鹽類作為解乳化劑。

因此，在使用水及水蒸氣等水性流體進行脫膠處理或水洗處理時，通常知識者有動機會使用氯化鈉等鹽類，來解乳化水相與油相的界面。

對此，被告雖主張：去除乳劑形成並不容易，此係技術常識，引證44記載的有機相與本案請求項7步驟（b）之有機相完全相異，且本件訴訟中並未提出任何關於在魚油精煉步驟中使用無機鹽作乳化劑之引證，所屬領域具通常知識者無動機將引證2及添加無機鹽做為解乳化劑之技術手段組合從而成本案請求項7之發明。

惟，知財高裁認為：引證30、44已揭露在魚油精煉過程中為了使相分離而添加無機鹽之方法，且提出之各引證中並未存在任何勸阻採用此方法之記載或教示，故通常知識者仍有動機嘗試此組合。

步驟(b)之其他構成亦可被輕易思及：

根據引證5及24，已知魚油中必定含有碳數16至22之游離脂肪酸，進一步地，已知粗魚油中游離脂肪酸的濃度一般為2~5重量%。又，通常知識者應理解即使經過水性流體進行之脫膠處理等，油組成物中的游離脂肪酸濃度亦不會改變。

因此，上述被揭露的濃度範圍可對應至本案所請範圍。據此，與本案請求項7之步驟（b）相關之其他技術特徵亦為通常知識者可輕易思及之構成。

結論：

綜上所述，知財高裁於本案判決中係認為：藉由組合複數的習知技術，可證明通常知識者具有動機能輕易思及所請發明與主引證間的差異技術特徵，進而可否定本案請求項7之進步性。