商標有無標示「®」會影響到商標使用證據的認定嗎？北京智慧財產權法院判決評析—賽諾菲案
日期：2023年2月16日
【Vol 183】商標使用乃許多商標爭訟案件中重要的攻擊、防禦手段，因此是取得註冊商標之後最重要的課題之一。然而，究竟何種使用證據才符合法律規定的商標使用？註冊商標「®」是否屬於必要之標示？北京智慧財產權法院的判決在一件深圳市赛诺菲环保科技有限公司對「SANOFI 赛诺菲」藥廠所提出的無效宣告案件中，闡明中國法律、行政法規皆無強制規定必須標示「®」，自不能以有無標示「®」進行判斷，「應以其使用方式是否令商標發揮識別商品來源的功能來判斷」是否構成商標使用。本文謹介紹如下。
案件背景
世界知名的製藥企業「賽諾菲（Sanofi）」（下稱「原告」），長年致力於醫療保健解決方案，以期許改善病患的生活。除了積極製藥研發之外，在商標權利保護方面，亦在多國申請獲准註冊「sanofi」、「SANOFI」、「賽諾菲」商標（下稱「原告商標」）。
「賽諾菲（Sanofi）」於西元2019年5月5日，對中國深圳市赛诺菲环保科技有限公司向中國國家知識產權局註冊之第21671066號「SANOFI 赛诺菲」（下稱「系爭商標」）提出無效宣告，主張原告商標在人體藥品、醫藥製劑等商品具有高度著名程度應為馳名商標，系爭商標權人理應知悉原告「賽諾菲（Sanofi）」之商號名稱及其商標，係仿襲原告之馳名商標、以不正當手段取得註冊，其仿襲有致公眾誤認而損害原告利益且應予無效。
然而，經中國國家知識產權局審理後，認為原告使用原告商標時並未標示註冊商標標記「®」，不足以構成商標使用，因此裁定維持系爭商標之註冊。原告不服，遂向北京智慧財產權法院提起行政訴訟。
| 原告商標 | 系爭商標 | |||
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商標 圖樣 |
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| 指定類別及商品 | 第５類：人用藥；獸用藥 | 第５類：醫藥製劑；醫用藥物……等 | 第５類：醫藥製劑；醫用營養品……等 | 第11類：空氣淨化裝置……等 |
北京智慧財產權法院見解
一、原告商標之使用方式構成商標使用：
針對原裁定認定，原告使用原告商標並未標示註冊商標標記「®」，因此非商標使用一點，中國法律、行政法規皆無強制規定必須標示「®」，自不能以有無標示「®」進行判斷，而應以其使用方式是否令商標發揮識別商品來源的功能而定。
根據原告提呈的證據，其在藥品外包裝之正面使用「賽諾菲」，外包裝背面則使用「SANOFI」，其使用方式應認定屬於商標使用。
（圖片來源：https://item.jkcsjd.com/100027447746.html）
二、 原告商標為馳名商標：
原告關聯公司賽諾菲北京公司、賽諾菲杭州公司財務報表顯示，在2019年之前，其每年營業收入金額較高，根據原告提出的廣告、報刊雜誌、財務報表等資料，應可認定原告商標於系爭商標申請日前在「人用藥」等商品上已經為相關公眾所熟知，達到馳名程度。
三、 系爭商標之註冊違反商標法：
「賽諾菲」、「SANOFI」皆非既有詞彙，顯見系爭商標權人申請與原告商標完全相同之系爭商標，已經構成對原告商標的複製、摹仿，且其指定使用之「空氣淨化裝置和機器」等商品亦為日常生活中的常用商品，可見系爭商標權人係不正當攀附原告在長期經營建立之商譽，有致原告利益受損害之虞。是以系爭商標之註冊應予無效宣告。
商標之主要功能在於識別商品/服務之來源並與他人商標相區別，因此使用註冊商標之方式，是否足以令消費者認識其為商標，並發揮商標之識別功能，乃取得註冊商標後最重要的課題之一。無論是在可能的廢止案件中維持權利，或是面對被控侵權，又或是欲判定第三人是否侵害自己的商標權時，符合法規之商標使用皆是相當重要的攻擊、防禦手段， 因此，針對商標使用一事，各國法律及實務皆訂有相關的規定及審查標準。
本文介紹之案件，中國國家知識產權局最初即以「原告使用商標時未標示註冊商標標記『®』」為由，認定不構成商標使用，並據以裁定維持系爭商標之註冊。北京智慧財產權法院即對此予以指正，闡明中國法律、行政法規皆無強制規定必須標示「®」，自不能以有無標示「®」進行判斷，而應以使用方式是否令商標發揮識別商品來源的功能而定。
