日本專利申請實務—日本知財高裁闡明進步性答辯中反向教示的適用(日本知財高裁令和3年(行ケ)第10082号判決介紹)

日期:2022年10月17日

【Vol 176】日本知的財產高等裁判所(Intellectual Property High Court of Japan,下稱知財高裁,即日本的智慧財產法院)近日於日本專利第2013-96607號電絕緣線纜(特願2013-96607号,電気絶縁ケーブル)之專利申請案中,推翻日本特許廳(日本特許庁,JPO)於核駁專利申請之審決處分,闡明若系爭專利與引證之差異技術特徵雖然係採用習知技術已揭示之構造,但因為引證已使用不同技術手段解決該課題,因此所屬領域通常知識者不再具有採用習知技術已完成系爭專利之動機;同時,若引證中引用習知技術手段反而會有損發明之功效時,則應構成反向教示(日本知財高裁令和3年(行ケ)第10082号判決)1

案件背景

本案原告為日本專利第2013-96607號(電絕緣線纜,電気絶縁ケーブル)之專利申請人。被告(日本特許廳)於2020年2月5日審決判定核駁系爭專利之申請,專利申請人繼而向知財高裁提起行政訴訟。最終,知財高裁判定審決取消,認定系爭專利具進步性。

系爭專利的主要技術特徵

系爭發明之【請求項1】為:

「一種電絕緣線纜,係由複數根非屏蔽芯材絞合形成之芯電線,該芯材包含導體及覆蓋該導體般形成之絕緣層;其具備:

芯電線,係由用於電子式駐煞車系統之兩根之第一芯材及用於防鎖死剎車系統之兩根之第二芯材所形成;

膠帶部件,係僅纏繞於該芯電線;及

披覆層,係由該膠帶部件所形成;其中,

兩根之該第一芯材之各個導體之截面積包含於1.5~3.0mm2之範圍內;

兩根之該第二芯材之各個導體之截面積包含於0.18~0.40mm2之範圍內;

兩根之該第二芯材相互絞合形成次單元,該次單元與未絞合之兩根之該第一芯材絞合,形成該芯電線;

兩根之該第一芯材分別與該次單元連接之同時,兩根之該第一芯材及該次單元連結該膠帶部件。」

本案爭點

本案是否具有進步性,即所屬領域之通常知識者能否藉由組合引證1及引證2~6揭示之先前技術,輕易完成系爭專利之發明。

日本知財高裁判決

日本特許廳審決認定系爭發明相較於引證1之6個差異技術特徵,皆可藉由組合引證1、及引證2~6揭示之先前技術輕易思及並完成,故不具進步性。然而,知財高裁肯定其中差異技術特徵3、4、6之進步性,判定系爭專利請求項1具進步性。

知財高裁所持的主要理由係認為:引證1與習知技術存在反向教示,所屬領域之通常知識者無法藉由組合引證1及習知技術而輕易思及並完成差異技術特徵3、4、5。判決詳細理由如下:

1. 關於差異技術特徵3:

差異技術特徵3為「系爭專利限定『僅纏繞於該芯電線之膠帶部件』」。

工業用之電絕緣電線技術領域中,已存在為了將絞合之芯電線押出、使芯電線耐熱等目的,而使用膠帶部件纏繞於芯電線之習知技術。因此,於芯電線及保護層之間配置膠帶部件確實屬於習知技術。同時,引證1之技術領域與其他引證相同,屬於工業用之電絕緣電線,因此可謂有充分的動機結合引證而完成在芯電線與保護層之間配置膠帶部件之技術特徵。

然而,系爭專利中提出另一個課題:「當進行芯材取出作業時,芯材外周面塗有粉體的習知電線會產生出粉體向周圍飛散之問題,因而導致作業上的困難」。據此,系爭發明係藉由在芯電線與披覆層之間配置纏繞於芯電線上的膠帶部件,當欲去除保護層時僅須除掉膠帶部件,即可輕易地將芯電線與保護層分離。

相對地,引證1中雖然亦將「可輕易取出線芯」作為一個所欲解決之課題,惟其採用的技術手段為「僅在電源用線芯及訊號用線芯的外周披覆保護層」,由此可見,系爭專利與引證採用了相異的技術手段處理相同課題。

基於上述理由,由於引證1中已使用其他技術手段解決與系爭發明相同之課題,並同時將膠帶部件纏繞兩線芯,因此不必要再採用「在線芯與保護層之間再配置膠帶部件」的構造。並且,倘若直接在引證1中加入在線芯與保護層之間配置膠帶部件之構造,則不僅需要進行去除保護層之作業,還需進一步去除膠帶部件,反而降低操作性,減損引證1之功效。此外,根據引證1全文可知引證1並未記載有任何「甚至不惜犧牲發明功效也要在線芯與保護層之間配置膠帶部件具有任何意義」之相關教示。故引證1與上述習知技術存在反向教示

綜上所述,考量組合引證1與上述習知技術存在反向教示,亦未探討關於差異技術特徵3「僅纏繞於該芯電線之膠帶部件」的構成意義,故所屬領域之通常知識者應無法藉由組合引證1及習知技術輕易思及並完成差異技術特徵3。

2. 關於差異技術特徵4:

差異技術特徵4為「系爭專利限定『披覆層係形成於該膠帶部件上』」。差異技術特徵4之構造為包含差異技術特徵3之「膠帶部件」之構造,故基於上述論述,由於差異技術特徵3並非所屬領域通常知識者能輕易思及並完成者,因此包含其之差異技術特徵4自然亦非可輕易思及並完成者。

3. 關於差異技術特徵6:

差異技術特徵6與差異技術特徵4相同地,皆為包含差異技術特徵3「膠帶部件」之構造,故亦非可輕易思及並完成者。

本所評析

日本知財高裁於本案判決中闡明,考慮組合引證及習知技術時,不能僅以技術領域之異同來判斷,採用習知技術時所欲解決的課題及影響的功效是否具有技術上的意義亦應為判斷時不可或缺之要件。由於系爭專利與引證之差異技術特徵雖然係採用習知技術已揭示之構造,但因為引證已使用不同技術手段解決該課題,因此所屬領域通常知識者不再具有採用動機;同時,由於引證中引用習知技術手段,反而有損發明功效,故日本知財高裁判定應構成反向教示,所屬技術領域之通常知識者係無法輕易思及組合引證與習知技術完成系爭專利。

本案之見解對欲布局日本專利之申請人而言,將是於日後答辯進步性的審查意見時可善加利用的一個有效策略。本所就國內外智慧財產法律事務有豐富撰稿與實務經驗,本所更有精通日本智財實務之日本弁理士(專利師),若您正在籌畫於日本進行專利布局,歡迎與本所聯繫,本所將非常樂意於日本協助維護您的智慧財產權。

[1]https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/207/091207_hanrei.pdf

 

 

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