日期：2022年9月7日

【Vol 171】在五大專利局等主要國家或區域的專利申請制度中，大多有分割案的申請制度，其中，美國專利制度有一個獨特的系統，除了分割案（Divisional Application，又稱DA案）以外，還有連續案（Continuation Application，又稱CA案）及部分連續案（Continuation-in-part Application，又稱CIP案），本文以下統稱為「延續申請」。

根據美國MPEP的定義，分割案為由母案分割出獨立或不同的發明的後申請案，分割案的標的必須在母案已揭露（MPEP201.06）；連續案為揭露於母案中之發明的申請案（MPEP201.07）；部分連續案為與母案實質內容的一部份或全部重複的內容，並加入未於母案揭露的新事項的申請案（MPEP201.08）。以下將介紹美國三種專利延續申請之間的異同以及運用策略。

三種延續申請的共同點

1. 必須在母案尚未審定（pending）前提出申請。在美國，申請人提出一件非臨時申請案的美國國內案或PCT專利申請案後，可以在該申請案獲准專利權或被放棄之前，以該案作爲母案（Basic Application）提出延續申請。申請人亦可對延續申請提出進一步的延續申請，在基於同一個母案衍生出的所有延續申請中，只要有一個尚未獲准專利權或被放棄，申請人均可繼續遞交後續申請。

2. 需注意的是，延續申請所需費用與母案申請相當，包含申請費、檢索費、實體審查費、超頁超項費等。不過由於美國延續申請大多是由原審查委員審查，申請人通常已經在母案申請過程中與原審查委員進行過充分溝通，因此可能可以降低延續申請過程的答辯次數，整體而言，延續申請的時間與費用等成本仍可能低於重新提出一個獨立的申請案。

3. 在專利權期限方面，延續申請的專利權期限起算日與截止日皆與母案相同（除非延續申請後續成功申請延長專利權期間）。

4. 延續申請必須與母案至少有一名共同的發明人。須注意並非形式符合規定即可，美國專利局及法院對於發明人的要求較爲嚴格，只要是對延續申請中的其中一個請求項有實質貢獻發明人，都應該被列入發明人名單，不可隨意省略或刪除。

三種延續申請的差異

雖然三種延續申請都必須與母案有共同揭露內容，不過其中分割案與連續案所揭露的內容不可以超出母案揭露範圍，部分連續案則可以超出母案的揭露範圍。

在申請實務上，提交分割案或連續案申請時通常會直接提交原說明書，或僅刪除與分割案申請專利範圍無關的段落後，或在不超出母案說明書揭露範圍的前提下改寫後提交說明書。通常會由母案分割出部分申請專利範圍作為分割案的申請專利範圍，而連續案的申請專利範圍則通常為僅在母案的說明書或圖式揭露而沒有在母案申請專利範圍中的技術特徵，除此之外亦可與母案部分申請專利範圍重疊。申請連續案時，申請人可以選擇設計比母案更廣的申請專利範圍，以尋求更大範圍保護，也可以設計較窄的申請專利範圍，以加強專利的穩定性，常見的情況是連續案的申請專利範圍與母案的申請專利範圍有交集，但又包含僅在母案的說明書或圖式揭露而沒有在母案申請專利範圍中的技術特徵，這樣可以使連續案與母案的保護範圍有交叉範圍，形成更扎實的專利保護。

只有部分連續案可以於說明書及申請專利範圍中引進的新事項，也因此申請人有較大的空間修改說明書內容，以確保申請專利範圍中所保護的重要技術特徵能夠被說明書完整支持，例如增加替代實施例，或者增加未於母案揭露的新技術特徵，或者設計圍繞式專利布局。

值得注意的是，由於在實體審查時，部分連續案中屬於新發明內容的申請專利範圍是以部分連續案的申請日為審查基準日，因而建議在母案公開前提出部分連續案的申請，如果是在母案公開後提出申請，已公開的母案即構成先前技術，可能被用以核駁部分連續案中包含新發明內容之請求項的可專利性。

申請人亦應注意，儘管新發明內容以部分連續案的申請日為審查基準日，不能享有母案申請日，但部分連續案的專利權期限依然是從母案申請日起算的，也就是說，實際上，就新發明內容而言，以部分連續案提出申請得到的專利保護期限會比提出新申請案來的短。

分割案、連續案及部分連續案的適用狀況及運用策略

實務上，通常是在美國審查委員認為一個專利申請中包含多組彼此獨立（independent）且可區分的（distinct）的發明，並要求申請人選擇一個發明而發出「限制性選擇」（Restriction Requirement，RR）通知書時，申請人才會就母案中因RR被刪除的申請專利範圍提出分割案的申請。在這種狀況下，由於審查員已認定分割案與母案為不同發明，基本上不會出現重複授權的問題，除非有申請人修正分割案後導致申請專利範圍與母案重疊的情況。

理論上申請人也可以主動提出分割案申請，提出分割案申請的動作也代表申請人認為（或承認）分割案所請發明與母案是不同發明。不過在後續審查過程中，審查委員也可能在審查意見中質疑申請人對於「不同發明」的判斷，而要求申請人把「分割案申請」改為「連續案申請」。由於這種不確定性，實務中相對少見申請人主動提出分割案申請。

連續案則與分割案不同，並不強調連續案與母案所請為不同發明。當申請人發現母案的請求項保護範圍過小、未能覆蓋市面上的新產品或者競爭對手的產品時，就可以基於母案說明書揭露的範圍重新設計申請專利範圍，將僅在母案說明書或圖式揭露而沒有在母案請求項中的技術特徵加入連續案的申請專利範圍，藉此獲得更大的保護範圍，從而保持優勢的市場競爭地位或保護授權廠商利益。

另一種適用連續案的狀況是，由於美國的連續案有極大的可能會下發給原審查委員處理，所以當專利申請案中較廣的請求項範圍遭到核駁，但申請人於答辯過程判斷可能以下位技術特徵獲准，或是透過限縮獲准的機率很高，可以在收到核駁意見後法定期限內（3-6個月）提出連續案，連續案的主要請求項範圍是母案中有高機率能獲准（或可能經限縮而可能獲准的）的範圍，先取得範圍較小的專利權，這個較小的專利權範圍可能比較貼近當時市面上的實際產品，而範圍較大的母案則繼續答辯甚至是提交上訴請求，以取得更具有侵略性的專利。相反地，也可以利用專利審查高速公路(PPH)或依審查意見縮小專利權範圍，加速母案核准，再提交延續申請，以母案的申請專利範圍為基礎加上發明中的其他技術特徵，爭取更大的保護範圍。

部分連續案的應用則更加多元，因為部分連續案中已被母案揭露的部分享有母案的申請日，而且可以增加「新事項」，申請人有更大的空間可以修改說明書與請求項，因此也常被用來作為補足母案以克服核駁意見的手段，例如新增功效的描述及實驗數據。除此之外，當申請人發現競爭對手推出迴避申請人專利的產品時，除了上述的連續案，申請人亦可以考慮提交部分連續申請案，針對競爭對手的產品進行針對性的專利申請。

另外，在PCT申請案進入美國國家階段時，當發現申請案有缺漏、發明技術有更新的進展，或者是不符合發明單一性或加速審查的適用條件等時，申請人亦可考慮提交延續申請。

另一方面，因為美國的法律體系是典型的判例法，一旦法院判決中出現有重大意義的判例，可能導致母案申請中的專利布局不再合適，此時美國延續申請的制度設計恰好就能適應判例法帶來的不確定性，申請人可以考慮提交連續案或部分連續案，根據最新的法律動態對發明的保護範圍進行相應的調整。

其他常見的策略是，當申請人欲隱藏真正需要保護的技術手段，迷惑競爭對手時，申請人可以先提交一份申請案作為母案，母案所請通常不是申請人真正想獲得的保護範圍，並在後續申請中藉由提交多件連續案或部分連續案來隱藏自己實際想要保護的技術手段。或是當產品研發周期長，且技術不斷進化時，申請人也可以考慮提交連續案或部分連續案，若屬母案揭露的範圍內，可以選擇申請連續案對產品未來的發展方向提供保護；若不屬母案揭露的範圍，則選擇部分連續案也可以繼續對產品新增或改良的部分提供保護。充分運用連續案或部分連續案可以有效隱藏產品的研發方向，從而達到干擾競爭對手以及減少仿製產品的目的，這些策略尤其常見於藥廠的專利佈局中。

美國專利制度提供多種型態的延續申請供申請人選擇，申請人應根據發明或該技術領域的特性等，同時考量各種延續申請能否加入新事項、是否享有母案申請日、專利權期限或規費成本等利弊得失後，選擇最適合的申請策略。