日期：2022年8月9日

歐洲專利局（European Patent Office, EPO）擴大上訴委員會（The Enlarged Board of Appeal of the European Patent Office）於2021年6月22日做出第G 4/19號決定（G 0004/19 (Double patenting) of 22.6.2021）¹，闡明若相同申請人於同一有效申請日（effective date）提交兩件相同的專利申請，則將構成雙重專利（double patenting）的態樣，而屬於專利的核駁理由。此決定類似於台灣專利法第31條先申請原則之概念，惟在不同申請人的狀況、以及違反此規定是否構成撤銷專利權之事由，EPO與台灣則有完全不同的規範。

本文將介紹EPO擴大上訴委員會的G 4/19號決定，並評析與台灣規定的異同暨今後的專利布局策略。

EPO擴大上訴委員會的G 4/19號決定

EPO擴大上訴委員會的G 4/19號決定作成之前，歐洲審查基準第G部分第IV章第5.4節規定有關雙重專利的原則是：「不能就同一標的將兩項專利授予同一申請人。」顯然EPO過去對此規範訂定得較於模糊，對於實際審查的標準及適用狀況，EPO過去並沒有較明確的規定。

EPO擴大上訴委員會於其第G 4/19決定闡明了只要是相同申請人在兩件申請案主張相同的權利範圍就可被核駁，無論是否：

1. 在同日提出申請；或
2. 係屬較早申請案或分割案；或
3. 主張相同優先權日。

亦即，只要是有相同effective date、要求保護相同發明，且申請人相同的兩件專利申請案，即屬於雙重專利而應被核駁。

台灣專利制度的「先申請原則」

台灣專利法與審查基準中並沒有明文指出「雙重專利」的字眼，但其概念實質上類似於台灣先申請原則的規定。

台灣專利法第31條闡明：

相同發明有二以上之專利申請案時，僅得就其最先申請者准予發明專利。但後申請者所主張之優先權日早於先申請者之申請日者，不在此限。台灣專利法第31條闡明：

前項申請日、優先權日為同日者，應通知申請人協議定之；協議不成時，均不予發明專利。其申請人為同一人時，應通知申請人限期擇一申請；屆期未擇一申請者，均不予發明專利。

各申請人為協議時，專利專責機關應指定相當期間通知申請人申報協議結果；屆期未申報者，視為協議不成。

相同創作分別申請發明專利及新型專利者，除有第三十二條規定之情事外，準用前三項規定。

顯然上述法條亦規定了相同申請人、在申請日或優先權日（即EPO規範的effective date）為同日的狀況下，對於相同發明之兩件申請案，申請人應擇一申請，否則該兩件申請案將皆被核駁。

歐洲與台灣規定之異同比較

雖然歐洲與台灣就雙重專利的規定乍看類似，但台灣規定卻較歐洲嚴格許多。台灣的先申請原則不僅規範了同一申請人的情況，若兩申請案的申請人不同，台灣專利法第31條亦要求兩申請人應協議定之，否則二個申請案均會被核駁。

然而，歐洲卻沒有這條規定。歐洲審查基準第G部分第IV章第5.4節載明：「如果兩個不同的申請人提交了兩個相同有效日期的申請，則必須允許每個申請繼續進行，就好像另一個不存在一樣。」顯然歐洲並沒有如台灣一般需要不同申請人之間彼此協議的規定。

此外，由立法精神來看，台灣先申請原則的規範目的在於避免相同的專利權同時存在；由於專利法賦與專利權人「專有」排除他人未經其同意實施其專利之權，故一項發明或創作，只應授予一個專利權。因此，違反此項原則的專利案件顯然不應被准許，也因此構成可撤銷專利權的舉發事由之一。

惟歐洲之規定亦有不同。根據歐洲審查基準第G部分第IV章第5.3節，禁止雙重專利原則背後的目的是避免不必要的重複工作，因此雙重專利僅為專利審查的核駁事項之一，而並不會構成可撤銷專利權的異議（Opposition）事由。