日期：2022年5月27日

【Vol 164】日本知的財產高等裁判所（下稱知財高裁）於日本專利第2013-81957號（特願2013-81957号，（リチウムイオン二次電池用正極およびリチウムイオン二次電池）之專利申請案中，推翻日本特許廳於核駁專利申請之審決處分，闡明即便引證與系爭專利對於「化合物製造條件」於說明書所記載之範圍內皆相同，亦不可謂其全部製造條件皆相同、或即便其他未記載之條件不相同，所得化合物亦應具有相同性質，故系爭專利之化合物並非根據引證所能輕易思及並完成，應具進步性。該判決提供欲布局日本專利之申請人參考，在化學相關技術領域，即便引證已揭露與專利說明書中相同的化合物製造條件，亦可根據化合物之實際性質差異，主張進步性。

案件背景

本案原告日本ゼオン(ZEON)株式会社為日本專利第2013-81957號（一種鋰離子二次電池用正極及鋰離子二次電池，リチウムイオン二次電池用正極およびリチウムイオン二次電池）之專利申請人。被告（日本特許廳）於2019年2月12日審決判定核駁本案之申請，專利申請人繼而向知財高裁提起行政訴訟。最終，知財高裁推翻日本特許廳的審決。

本案爭點

系爭專利請求項1為：「一種鋰離子二次電池之正極，其係含有正極活性物質、黏合劑、及導電助劑之正極，前述黏合劑含有具有α，β-乙烯性不飽和腈單體單元之碘值為20mg/100mg以下之氫化二烯聚合物；前述導電助劑含有平均直徑(Av)與直徑分佈(3σ)為0.60>(3σ/Av)>0.50、比表面積為600m²/g以上、高純度，且平均直徑（Av）為3至30nm之碳奈米管。」。

關於「導電助劑」中含有的「碳奈米管」，相對於系爭專利之記載，引證1僅記載為「高純度」碳奈米管，引證1與系爭專利之差異為：「平均直徑（Av）與直徑分佈（3σ）為0.60>（3σ/ Av）>0.50，比表面積為600m²/g以上，且平均直徑（Av）為3至30nm」。根據以上差異，本案爭點為所屬領域之通常知識者，是否能經由引證而輕易思及本案請求項1之碳奈米管。

日本知財高裁判決

（1）關於引證2實施例1之碳奈米管是否等同於系爭專利請求項1之碳奈米管

知財高裁認為，引證2實施例1之碳奈米管雖滿足系爭專利中對於比表面積、純度及平均直徑之規定，惟引證2中未有任何對於「3σ/Av」一值的記載或教示，更遑論對於「0.60>（3σ/Av）>0.50」之記載或教示。並且，引證2【圖9】記載有評價單層碳奈米管尺寸分佈之一例。在此例示中，「3σ/Av」之值為0.91，未滿足系爭專利請求項1之「0.60>（3σ/Av）>0.50」限制，故此證據顯見系爭專利與引證2奈米管之「3σ/Av」是否為相同應有待商榷。

進一步地，知財高裁闡明：實際製造碳奈米管時，所屬領域之通常知識者應能理所當然意識到，製造條件不僅限於引證2、引證7、及引證8中所記載之內容，故並無法證明此等未記載之條件於引證2、引證7、及引證8中為相同。並且，引證2實施例1之碳奈米管，觸媒之配置係使用濺鍍蒸鍍裝置，蒸鍍厚度為1奈米之鐵金屬。然而，在引證7及引證8中，皆未有記載藉由濺鍍蒸鍍配置觸媒之情形。因此，不可謂引證2實施例1之碳奈米管與引證7、引證8之碳奈米管係由全然相同之製造方法製造。並且，假使引證2、7及8中之製造方法所記載為相同，亦無證據顯示所得之物性為相同，故不可謂引證2實施例1之碳奈米管與引證7及8之碳奈米管具有相同物理性質。因此，無法藉由引證7、8之記載，推得引證2實施例1之碳奈米管等同於系爭專利請求項1之碳奈米管，故特許廳之審決判斷應為錯誤。

（2）關於所屬領域之通常知識者，是否可輕易思及將引證2實施例1之碳奈米管結合應用於引證1之導電助劑之碳奈米管

（A）判斷是否有組合動機

根據文獻20、文獻21、及文獻23之記載可得知，系爭專利申請時，單層碳奈米管的直徑及長度隨產品而異，並且其中，直徑為0.5至10奈米，長度為10微米以上之單層碳奈米管為極常見的。因此，雖說引證2實施例1已揭示滿足引證1純度、直徑及長度規定之碳奈米管，亦不可謂其具有「能從大量的單層碳奈米管中『選擇出』引證2實施例1之碳奈米管應用於引證1」之教示。又，引證2雖揭露單層碳奈米管可應用於各種技術領域，惟對於電池電極材料之應用，僅列舉作為負極之材料；作為利用導電性之應用，亦僅提及在電子元件中可取代銅線；引證2全文中未有任何作為正極之導電輔助之教示。綜上所述，所屬領域之通常知識者，應無法輕易思及將引證2實施例1之碳奈米管結合應用於引證1之導電助劑之碳奈米管。進一步地，依據審查基準中之規定，分析本案是否有動機能結合引證1、2，從而得到系爭專利之發明：

（a）技術領域之關連性

引證1係屬於使用鋰離子二次電池正極用導電劑之鋰離子二次電池之技術領域(參照引證1說明書段落【0001】)。另一方面，引證2係屬於關於導體、電極材料、電池等技術領域之發明。據此，引證1及引證2僅可謂於導體、電極材料、或電池之領域而言，係屬於相關連之技術領域。

（b）所欲解決問題之共通性

進一步地，引證1之發明旨在藉由減少正極中使用的導電劑量以達成鋰離子二次電池之大容量化，並抑制鋰離子二次電池在高輸出時之容量衰減(參照引證1說明書段落【0012】)。相對於此，引證2之發明目的係提供一種從未見過的具有高純度、高比表面積之碳奈米管（特別是排列整齊之單層碳奈米管體結構）。據此，引證1及引證2之間不具有所欲解決問題之共通性。

（c）功能或作用之共通性

引證1之單層碳奈米管使用為鋰離子二次電池正極用之導電劑，且具有「藉由與低導電性的正極活性物質混合以增加電池容量」之功效(參照引證1說明書段落【0003】)。相對於此，引證2所揭示之單層碳奈米管具有應用於導體、電極材料、電池等之用途：使用為導體時，排列整齊之單層碳奈米管體結構具有取代電子元件的垂直、水平配線，實現微細化及穩定化之功效；作為電極材料時，則具有可為鋰離子二次電池的電極材料、燃料電池及空氣電池之電極（正極）材料之功效。據此，引證2所接露之內容中，均未具有可謂為「藉由與低導電性的正極活性物質混合以增加電池容量之功效」之教示。因此，引證1及引證2並未具有功能或作用之共通性。

綜上所述，日本知財高裁根據判定引證1及2不具有組合動機，並且，引證1及引證2僅可謂於導體、電極材料、或電池之領域而言，係屬於相關連之技術領域，但兩者之間不具有所欲解決問題之共通性、亦不具有功能或作用之共通性，從而認定所屬領域之通常知識者，應無法輕易思及將引證2實施例1之碳奈米管結合應用於引證1之導電助劑之碳奈米管並完成本案系爭專利請求項1。

（3）結論

首先，知財高裁判定特許廳的審決中對於引證2之碳奈米管等同於系爭專利請求項1之碳奈米管之判斷應為錯誤。又，知財高裁判定基於對是否有組合動機等之分析，判定所屬領域之通常知識者無法輕易思及將引證2實施例1之碳奈米管結合應用於引證1之導電助劑之碳奈米管，從而完成系爭專利請求項1之發明。故本案請求項1之碳奈米管，應具進步性。