日期：2022年4月19日

【Vol 160】隨著網際網路愈趨普及和電子商務的日益興盛，除了針對商標品牌布局以外，用以連結網站之網域名稱也成為企業拓展電子商務市場的重點之一。為建立企業的品牌識別以達到宣傳效果，業者往往期望將所經營之域名申請商標以進一步保護，則域名是否得以註冊為商標即為重點。美國聯邦最高法院（Supreme Court of the United States）在 2020 年 6 月在 Patent and Trademark Offi ce v. Booking.com B. V. 案，即准許由通用名稱與頂級網域名稱（如 .com）所構成的 Booking.com 可以註冊。

但美國聯邦巡迴區上訴法院（United States Court of Appeals for the Federal Circuit，CAFC）於2022年2月2日針對此議題做出一項判決，認為「 」因「未發揮商標的功能（fails to function as a trademark）」而無法作為商標註冊。（IN re Vox Populi Registry Ltd. (Fed. Cir. 2021)）

案件背景

本件商標申請人Vox Populi Registry Ltd.（下稱Vox公司）為一域名註冊營運商（domain registry operator），其於2015年推出充滿爭議性的域名「.SUCKS」，允許註冊及經營後綴域名為.SUCKS之網站。Vox公司於同年向美國專利商標局（USPTO）提出兩件商標申請並指定於第42及45類服務，其中一為標準字體之「.SUCKS」，一則為經設計之「」。

USPTO於審查後認為，消費者通常僅會將通用頂級域名視為網址的一部分，而非當作域名註冊營運商所提供之服務來源的標識，因此以其無法發揮商標的功能為由，駁回此兩件商標之註冊。

Vox公司不服以上駁回理由，遂向美國商標評審暨上訴委員會（Trademark Trail and Appeal Board，TTAB）提出上訴，然而TTAB亦同意維持以上USPTO的審查結果，即駁回本案兩商標之註冊。TTAB表示，無論.SUCKS係以標準文字申請，或者以該經設計之圖樣提出申請，皆不會被消費者認識為表彰其服務之來源標識（source identifier），因上述兩件商標沒有足夠的獨特性及商業印象（commercial impression）來支持其可註冊性，並指出.SUCKS比起一件商標，更像是一種產品，僅會被消費者當作是眾多域名之一。

因此Vox公司決定就經設計之「」再次向美國CAFC提出上訴。

美國聯邦巡迴區上訴法院判決結果

儘管Vox公司僅就經設計之「」向美國CAFC提起上訴，惟因其在庭中開場簡報大部分時間皆在講述標準文字「.SUCKS」之識別性（distinctiveness）及其如何具有商標功能（functions as a mark），故CAFC仍將經設計之「」及標準文字「.SUCKS」兩件商標一同考量並進行審理。

案經審理後，CAFC認為有大量證據支持TTAB的審查結果：

1. 消費者傾向於僅將通用頂級域名視為網址中的一部份，因此通常不會將其看作來源標識。
2. 經查許多網路文章、甚至Vox公司官網內容皆將.SUCKS指向為一種產品，而非一種服務來源標識，而Vox公司提出之大量廣告費用、廣告量、行銷、廣告樣本以及三份消費者聲明（consumer declaration）等證據，亦無法有效證明消費者可將本案兩件商標視為指定服務來源標識。
3. 欲以.SUCKS作為一商標顯然缺乏識別性，即使是經設計之「」亦無法足夠給予消費者單獨的商業印象（separate commercial impression）。

綜合以上觀點，CAFC於2022年2月2日判決指出TTAB的判斷並無不當，維持駁回本案兩商標申請之決定。然而CAFC同時在判決書中表示，只要經設計之圖樣能具有相當程度的識別性，足以使消費者留下商業印象並成為其指定服務來源標識，仍有可能使原本無法註冊之商標轉為具有可註冊性，意指若往後Vox公司就.SUCKS商標做出更有獨特性的設計，則還是有可能獲准註冊，並未完全否決其商標未來之可註冊性。