日期：2022年3月30日

【Vol 158】美國專利申請的審查階段，在收到第一次審查意見（Non-final Office Action）之前時常會先收到一份稱為「限制性選擇」（Restriction Requirement，PR）的通知書。本文將針對美國專利法對於限制性選擇的規定進行介紹，並探討較佳應對方式及答辯策略，以維護申請人的最大利益。

一、何時可發出限制性選擇（Restriction Requirement，PR）：

限制性審查選擇是為了減少美國審查委員的檢索負擔而設置的要求。如果美國審查委員認為一個專利申請中包含了多組（Group）彼此獨立（independent）且可區分的（distinct）的發明時，就會要求申請人選擇一個發明¹ 。

美國專利商標局（United States Patent & Trademark Office，以下簡稱「USPTO」）審查委員在發出「限制性要求」的審查意見時具有很大的裁量權，無需基於任何實質審查和檢索分析，僅在其認為該美國申請涉及多組不同類型的發明時即可要求申請人進行選擇。選擇的發明在本申請中繼續審查。其它的不被選擇的發明只有申請分割案（Divisional Application）或成為延續申請案（Continuation）時才會被繼續審查。

二、 限制性選擇的種類：

限制性選擇主要分為兩類：

（一）發明限制（Invention Restriction）：

如果一件美國申請包括但不限於以下兩個請求項：

請求項1：特徵X+B

請求項2：特徵Y+C

審查委員會認為這兩組請求項涉及獨立且截然不同的發明，此時就會對這兩組請求項發出限制性選擇。

（二）種類限制（Species Restriction）：

如果專利申請包括但不限於以下三個請求項：

請求項1：特徵A

請求項2：特徵A+B

請求項3：特徵A+C

此時，請求項1就是上位概念請求項（generic claim，或“genus”），是請求項2和3的上位概念，請求項2和3就是上位概念請求項1的兩個分支。簡單來說，可能涉及的是同一個發明的兩個實施例。這時，審查委員就會要求申請人進行「種類選擇」。

如果上位概念請求項（即請求項1）不具備可專利性，那麼兩個種類（請求項2和3）之間就是兩個獨立的發明；如果申請人選擇了請求項2，這是上位概念請求項的下位概念，沒有增加審查委員的檢索負擔。反之，如果上位概念請求項（即請求項1）具備可專利性，那麼兩個種類（請求項2和3）都是上位概念請求項的下位概念，也都具備可專利性；申請人此時可要求將當時沒有選擇的種類重新加入審查（rejoinder），這也不會增加審查委員的檢索負擔。

三、限制性選擇審查意見的應對及答辯策略

1. 申請人必須做出選擇（election）

不管是否決定進行反駁（with traverse），即爭辯本申請案不符合發出限制性選擇的條件，申請人都必須進行選擇，即在答辯文件中選擇一組請求項供審查委員審查。如果沒有進行選擇，該答辯將會被認為是非回應性的，並且如果沒有進行及時的選擇，則可能會導致申請案被駁回。

2. 在不增加審查員的審查負擔的前題下進行反駁（with traverse）

儘管爭辯本申請案不符合發出限制性選擇的條件的成功率很低，一般還是建議申請人應考慮進行反駁（with traverse），以保留申訴權。

但由於「限制性選擇」發出的原因在於不同的發明的審查帶來的審查負擔，因此，可以將反駁重點側重在沒有增加審查委員的審查負擔方面，而不建議對發明的技術特徵進行詳細闡述，以避免對後續審查甚至訴訟階段帶來負面的嚴重影響。

3. 如何選擇出合適的請求項：

對於如何從多組請求項中選擇出合適的一組請求項，則建議盡可能地選擇範圍最大的那一組請求項，日後再透過修正的方式逐漸減縮權利範圍以克服進步性問題。

如果兩組請求項的範圍是相互重疊的，建議申請人根據實際需要選擇被認為是最重要、最有意義的一組請求項。通常來說，如果需要在裝置（物品）和方法之間做出選擇，考慮到裝置一般是實物性、物理性的，後續在侵權調查等程序中容易採證，優先考慮保護裝置（物品）請求項。

4. 後續應對策略：

在選擇了一組請求項之後，申請人可以暫時撤回（withdrawn）其餘組的請求項，這些被撤回的請求項組，可以在被選定的一組請求項獲准專利後，重新加入（rejoinder）到申請案中² 。具體做法是，在其餘獨立請求項中補入經審查被認定具有專利性的技術特徵。根據經驗，絕大部分的審查委員均會同意將其餘組的請求項經修改重新加入到該申請案中。

而進行選擇之後，接下來要考慮被審查委員所指出的不同組或種類之間有沒有通過修正而使其克服限制性選擇的條件的可能性，如果能夠通過進行幅度不大的修正使得不同組或種類的請求項之間聯繫緊密，克服審查委員在通知書中指出的問題，則為上策。

[1]《37 CFR 1.142 Requirement for restriction》

　（a）If two or more independent and distinct inventions are claimed in a single application, the examiner in an Office action will require the applicant in the reply to that action to elect an invention to which the claims will be restricted, this official action being called a requirement for restriction (also known as a requirement for division). Such requirement will normally be made before any action on the merits; however, it may be made at any time before final action. 　　

    （b）Claims to the invention or inventions not elected, if not canceled, are nevertheless withdrawn from further consideration by the examiner by the election, subject however to reinstatement in the event the requirement for restriction is withdrawn or overruled.

[2]MPEP 821.04。