美國臨時專利申請案運用策略 — 從USPTO申請趨勢分析
日期：2022年3月3日
【Vol 155】 美國獨特的「臨時申請案制度（provisional application）」允許申請人以任意格式提交申請，且申請規費較正式申請案低出許多，因此對於各國申請人而言常作為一搶占申請日的策略；例如，當一研究團隊有突破性的實驗數據、但尚未完整分析數據結果，或是還來不及仔細評估專利請求項的撰寫方式，其可直接將該實驗數據以臨時申請案的形式向美國專利商標局（USPTO）進行申請，並於12個月內在美國、台灣或其他國家申請對應的正式申請案，即可主張該臨時申請案的優先權。據此，若能活用臨時申請案，將可更縝密地完成專利佈局。
日本知的財產協會（Japan Intellectual Property Association, JIPA）最近發布統計1 ，採用2018年01月01日到2018年12月31日一年間，提出基於臨時申請所提出之正式申請的申請案件數排名前五名的公司中，以隨機方式各選出10件臨時申請案為樣本，分析臨時申請說明書中所記載之內容及其申請趨勢。
以下謹介紹臨時申請案制度，並藉由JIPA發布之統計數據，分析臨時申請案的申請技巧與策略。
一、美國臨時申請案制度
美國臨時申請案制度允許申請人以任意格式提交申請，申請人須在臨時申請案的申請日起一年內提出相對應的正式申請案。若未能在一年內提出正式申請案，該臨時申請案將會自動失效不公開2 。
申請正式申請案的方式包含：直接將臨時申請案改請為正式案，抑或申請一個正式案、並主張臨時申請案之優先權。此二種方式之差異在於專利權期限之計算方式：
- 改請為正式案：以臨時申請案的申請日為起算時點。
- 申請正式案並主張優先權：由相應的非臨時申請案的申請日起算。
以主張優先權之方式可獲得較長之專利期限，故通常為申請人較常選擇的方式。
二、美國臨時申請案的優點
臨時申請案最為人稱頌之優點莫過於其不對格式作任何要求，亦不限制語言，亦即，任一篇論文、或是公司產品發布會上之訪談稿，皆可以臨時申請案提交，以避免發布會過後第三人即以該發明搶先提交專利申請。此外，若於臨時申請案申請日後12個月未提出相對應之正式案申請，該臨時申請案亦不會公開，使申請人不須背負12個月內一定要申請正式專利之壓力。
三、美國臨時申請案的運用趨勢：
A.臨時申請案說明書的記載形式：
如上所述，美國臨時申請案並不要求申請的格式。據此，JIPA將統計的申請案說明書用是否依照37 CER 1.77(B)規定形式記載3做分類，其中34件符合37 CER 1.77(B)規定形式，另16件未符合規定。
可看出，雖然臨時申請案不要求說明書格式，然而符合格式規定的說明書數量卻較不符合的多。直覺來看，該16件未符合形式規定的申請案省略了製作說明書的時間、以取得較早申請日期，而該34件符合形式規定之申請案，因製作完整說明書需花費時間，對於爭取較早申請日似乎較不利；然而實際上，將臨時申請案亦以正式申請案格式來撰寫的案件將可享有其他優勢，進一步以下述分析討論。
B.請求項項數從臨時申請案到正式申請案的變化：
JIPA進一步比較了臨時申請與正式申請時說明書的請求項項數。在34件符合形式規定的申請案中，如下圖所示，一半以上的說明書在正式申請時減少了請求項項數。
亦即，申請人在臨時申請案經常撰寫了大量請求項，至申請正式申請案時再刪減項數，以降低請求項超項的規費。只是為什麼要先寫了大量請求項、之後再刪除？分析原因包含以下：
i.確保正式申請案可被臨時申請案支持
正式申請案享有臨時申請案優先權利益的前提是被臨時申請案所支持；故若在臨時申請案中記載了大量充足的請求項，正式申請時無須重新撰寫，僅須從臨時申請案之請求項中選出欲申請之請求項，可確保後續審查及行使權利時不會有違反記載要件之疑慮。值得注意的是，若亦欲在歐洲進行布局，此點將特別重要。EPO對於支持要件的審查更為嚴格，且特別是在後續修正時，若修正依據撰寫得不夠明確，很容易被視為中等概括（Intermediate generalization）而不被允許修正。因此，若臨時申請案中已明確條列了各種不同技術特徵組合的請求項，當在歐洲申請對應案並主張該臨時申請案的優先權時，也能大大降低違反支持要件或修正超範圍的風險。
此外，當申請正式申請案時，詳細檢視臨時申請時大量的請求項之過程，也可成為注意到說明書中記載不足之實施例或發明之特徵的契機，降低把不可充分支持正式申請說明書之臨時申請說明書提交之風險。
ii.正式申請時降低請求項數量可降低申請規費
幾乎所有國家都有請求項超項增加規費的規定；以美國為例，獨立項超過3項、總請求項超過20項、或是有任一多項附屬項時，皆需加收規費。因此，JIPA分析了申請案中臨時申請與正式申請時各獨立項項數之案件數：
可看出大部分的申請案在臨時申請時撰寫了多個獨立項，在正式申請時再刪減到3項以下。
相似地，JIPA亦分析了臨時申請與正式申請時總請求項項數的比較：
顯然正式申請時項數大幅超過20的申請案明顯減少，亦可看出申請人為了減少規費，而大量削減正式申請時請求項項數之情形。
本所建議及策略分析
綜上所述，雖然臨時申請案不要求說明書的撰寫格式，然而將其按照格式撰寫亦能享有其他優點。綜合分析活用臨時申請案的時點與策略如下：
i. 若實驗有突破性的重大成果，尚來不及整理、分析而亟需搶占申請日，則可將該實驗成果先直接以臨時申請案申請，盡可能地獲得最早優先權日。：
ii. 若實驗已大致完成，惟仍不確定保護權利範圍的最佳撰寫方式，或是尚來不及進行完整的前案檢索與市場調查、故不確定請求項撰寫的切入角度，則可先盡可能地撰寫不同角度與不同範圍的請求項，12個月內再從中挑選出符合各國規定的請求項數量進行申請，並主張臨時申請案的優先權。
總結而言，臨時申請案具有官方規費低、不需以英文撰寫、可作為優先權基礎案等眾多優點，惟各申請人在不同階段下仍須調整自身申請策略，在搶占申請日、符合支持要件與最大權利範圍間進行權衡，方能完成最縝密的專利佈局。
[1]知財管理Vol. 72, No. 2, 2022, p.210~p.213
[2]35 U.S.C. 112 Specification.1
The specification shall contain a written description of the invention, and of the manner and process of making and using it, in such full, clear, concise, and exact terms as to enable any person skilled in the art to which it pertains, or with which it is most nearly connected, to make and use the same, and shall set forth the best mode contemplated by the inventor of carrying out his invention. 35 U.S.C. 113 Drawings.1
The applicant shall furnish a drawing where necessary for the understanding of the subject matter sought to be patented. When the nature of such subject matter admits of illustration by a drawing and the applicant has not furnished such a drawing, the Director may require its submission within a time period of not less than two months from the sending of a notice thereof.
[3]37 CER 1.77(B)規定了正式申請時說明書的記載項目及記載順序，需記載「發明名稱」、「發明背景」、「發明摘要」、「圖式簡單說明」、「發明內容」、及「請求項」，且各項目依規定之順序記載。
