日本商標申請--食品形狀能註冊立體商標嗎?—歷時3年終於成功註冊的明治「竹筍里」巧克力

日期:2022年2月24日

【Vol 153】日本知名食品公司「株式会社明治(下稱「明治公司」)」製售的兩大明星巧克力點心——「きのこの山(香菇山)」與「たけのこの里(竹筍里)」,造型精巧獨特,廣受日本消費者的喜愛。然而兩款巧克力的立體形狀「香菇」及「竹筍」商標註冊歷程卻是困難重重,不僅皆在申請過程收到日本特許廳(日本特許庁,又稱JPO)的拒絕通知,且明治公司繼於2018年獲准註冊「香菇山」立體商標後,時隔三年始於2021年取得姊妹商品「竹筍里」立體商標之註冊。

圖片來源:株式會社明治官網 https://www.meiji.co.jp/products/chocolate/07068.html

日本特許廳的拒絕理由:「竹筍」形狀只是一種點心的美感商品型態

明治公司於2018年5月29日,以竹筍里商品的「竹筍」立體形狀,指定於第30類「巧克力點心」商品向日本特許廳申請註冊立體商標(下稱「系爭商標」)。

系爭商標圖樣:

日本特許廳於同年7月30日發出拒絕理由通知,指出基於日本《商標法》第3條第1項第3號,因系爭商標的「竹筍」形狀僅是在表示一種發揮「點心」功能或美感之商品型態,即便竹筍形狀較為特別,仍難以認定具有先天識別性,而且其他點心業者也會想使用此種形狀,不能輕易允許一人獨占此種立體商標,故拒絕系爭商標之註冊。

 

成功獲准註冊的關鍵──90%的消費者認識「竹筍」形狀代表「竹筍里」巧克力

明治公司主張該巧克力點心的「竹筍」形狀,業已在市場銷售長達40年之久,消費者已廣為熟悉該立體形狀,同時提出2019年10月於日本關東及關西地區的市調報告,其調查結果顯示高達九成的受訪對象可以憑藉該巧克力的竹筍形狀,即回答其係代表明治公司的點心商品「竹筍里」,此等證據足以證明該竹筍形狀具有著名性,並已取得後天識別性,能被相關消費者認識為商標。日本特許廳審相關證據後,最終核准該立體商標之註冊。

本所評析及策略建議

日本食品本身的形狀成功註冊為立體商標的例子非常稀少,因為食品形狀一旦註冊為立體商標,代表他人無法在該立體商標的有效期間內,再製造近似形狀的類似商品,形同由商標權人壟斷該形狀,恐影響同業之間的公平競爭。此外,食品形狀通常是一種造型裝飾,能否被消費者認識為商標亦不無疑問。因此比起平面商標,立體商標的註冊難度相對高出許多,特許廳的審查也更為嚴格。

由於立體商標的註冊門檻較高,申請人平時即應留意並蒐集立體形狀的使用證據,藉以應對識別性相關的核駁理由。此外,本所建議申請人就立體形狀的智慧財產權保護方面,應於申請前同時考量設計專利的布局,方能就精心設計的立體形狀取得周全保護。

 

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