日期：2021年9月23日

【Vol 136】按於系爭專利優先權日前已經公開的發明內容始能作為否定系爭專利新穎性的前案，然而，倘若屬「未完成」之發明，則不能作為先前技術(Prior Art)。日本知的財產高等裁判所（Intellectual Property High Court of Japan，下稱知財高裁，即日本的智慧財產法院）近日於「令和2年（行ケ）第10005號判決」中即就「未完成」之發明的判斷標準做出解釋。相關見解可提供有意佈局日本專利的申請人參考，可作為檢索前案、審查意見答辯等的指導方針。

案件背景

日商特種東海製紙株式會社（Tokushu Tokai Paper Co., Ltd.）（原告，專利申請人）就「玻璃板合紙用木材漿及玻璃板用合紙（ガラス板合紙用木材パルプ及びガラス板用合紙）」發明向日本特許廳( JPO)申請專利（日本特願2014-554542號），日本特許廳作成核駁專利申請的處分(拒絕查定)，其乃對特許廳（被告）向日本知的財產高等裁判所（Intellectual Property High Court of Japan，下稱知財高裁，即日本的智慧財產法院）提起審決取消之請求，日本知財高裁判決認定原告主張無理由而維持該申請案之拒絕查定結果（令和2年（行ケ）第10005號判決）。

原告之主張

爭點1：引證1係「未完成」之發明：

原告主張引證1未揭露至所屬技術領域中具有通常知識及經驗者反覆實施皆能夠達成該技術目的之程度者，為「未完成」之發明，不具有排除後案之效果。

爭點2：引證1實施例之記載不充分，無法完成該技術思想：

原告主張由於引證1實施例記載不充分，故:

1. 無法得知玻璃合紙之萃取物之萃取時間，因此無法特定玻璃合紙中之「有機矽化合物」含量。
2. 無法得知實施例所示之萃取操作中萃取溶劑及萃取時間，因此無法據以實施。
3. 無法得知有機矽化合物具體為何者。
4. 未記載在核磁共振（NMR）定量時之標準品，無法製作標準品及決定檢量線，因此理論上無法定量有機矽化合物。

日本知財高裁判決之見解

在日本專利審查中，根據日本特許法第29條之2，在申請日前，有相同之申請案時，則該後申請案因不具新穎性而無法取得專利權。

前述所謂前案之「發明」，係由前案說明書等之記載事項、以及該記載事項之均等事項所能獲知者，而「由該記載事項之均等事項所能獲知」，係表示通常知識者基於申請時之通常知識而能夠由前案說明書記載之事項推知者。因此，即使前案說明書等未明確記載，只要參酌申請時之通常知識能夠理解並推知該發明，則認定其可作為後申請案之前案。

另一方面，過於抽象、或者即使參酌申請時之通常知識而該前案說明書之記載內容仍不充足之情況下，則不具有排除後案之效果，亦即無法作為後申請案之前案提出。此外，若前案所記載之技術內容，即使經過多位所屬技術領域中具有通常知識及經驗者反覆實施仍無法達成該技術之目的者，將被認定為「未完成」，亦無法作為使後申請案不具新穎性之前案。

於上述的理論基礎下，日本知財高裁就本案作出下述的認定:

一、引證1非「未完成」之發明：

根據引證1之內容，可理解：

1. 該發明，係藉由玻璃合紙中矽氧樹脂之聚二甲基矽氧烷之有機矽化合物之含量為3ppm以下，較佳為1ppm以下、0.05ppm以上，從而能夠大幅降低由玻璃合紙轉印至玻璃板之有機矽化合物所造成之配線不良等情形，尤其是能夠抑制聚二甲基矽氧烷轉印至玻璃板較易發生之配線及電極不良等情形，進而達成該發明目的之技術功效。
2. 該種玻璃合紙，以不使用含有聚二甲基矽氧烷之消泡劑製造之漿液為原料，在玻璃合紙之製造過程中，能夠進行紙漿之洗淨、紙之噴洗淨、以水槽之洗淨此等之二種以上方法製造。

據此，引證1應已揭露至所屬技術領域中具有通常知識及經驗者反覆實施皆能夠達成該技術目的之程度，因此無法謂之為「未完成」之發明。

二、引證1之技術思想係該技術領域中具有通常知識者可完成者：

原告所提出引證1中實施例記載不充足之問題點(1)~(4)，皆為由說明書可理解之內容、或所屬技術領域中之通常知識，即使引證1中未明確記載(1)~(4)所述之具體內容，該技術領域中具有通常知識者仍可完成該發明之技術思想。

根據以上理由，日本知財高裁認為引證1之發明根據其記載之內容並非「未完成」之發明，故引證1可以作為否定後申請案之新穎性的前案。

日本法院於其他案例的見解

日本法院於其他案件中亦有論述到是否屬於「未完成」之發明的判斷標準，茲整理如下：

1.公開實施發明之完成（同本篇爭點1）

東京地裁平成24年（ワ）第11800號判決〔聚醯亞胺薄膜事件〕

本案係一侵權之民事訴訟，在該訴訟中，被告主張其在系爭專利之優先權日前已完成並公開實施部分系爭發明，因此該系爭專利應不具有新穎性。然原告係主張被告所述之發明僅為試做而「未完成」且非屬公開，因此不應認定其作為系爭專利之先行發明。

東京地方裁判所認為，特許法第2條第1項之「發明」係高度利用自然法則之技術思想之創作，必須為通常知識者反覆實施該技術內容可獲得相同結果者，亦即必須具有可重複性。由被告曾在系爭專利之優先權日前，於先行發明之技術範圍內製造28件之先行製品可知，該先行發明具有可重複性，因此可謂被告明顯已完成先行發明。雖然在其中一批先行製品之α MD未滿10ppm/℃且α TD係未滿3ppm/℃且超過7ppm/℃（未落入系爭專利之範圍內），但根據辯論之內容，其僅因被告在不知系爭專利之內容下而未以其範圍為目標進行，故被告所述之先行發明應為「已完成」者。最終，裁判所針對此點，認為被告確實於系爭專利之優先權日前已完成並公然實施相當於系爭發明之先行製品，故該系爭專利應無效。

2.引用發明僅需揭露至該技術思想能夠據以實施並足以用於對比之程度即可（同本篇爭點2）

日本知財高裁平成22年（行ケ）第10163號判決〔經管營養劑事件〕

本案係拒絕查定之審決取消訴訟（即針對專利申請被核駁而提出的撤銷訴訟），原告針對在原審決中相異點1「黏度為1000 mPa．s以上~60000 mPa．s以下之黏體」，主張引證1中未教示黏度，卻利用系爭專利申請日後公開之刊行物D證明當初引證1中所使用之濃稠流動食品「®テルミールソフト」之黏度為20000，係引證認定之錯誤。

然而，知財高裁認為，是否基於「已見於刊物」可輕易完成，基於申請時之技術水準，通常知識者在讀取該刊物時，該技術內容僅需揭露至在與欲請求之發明內容對比所須範圍內，該技術思想能夠據以實施之程度即可，而通常知識者基於該刊行物之記載及申請時之通常知識，能夠取得該物或與該物相同構成之物時，則該刊行物不須具體揭露至該物之性狀。因此，由於能確認前述之刊行物D與引證1中所使用之「®テルミールソフト」為相同性狀，故該引證之認定無違法之處。

3.引用發明之認定係足以在與本案之對比所需範圍內進行者

日本知財高裁平成29年（行ケ）第10160號判決〔提升光穩定性之組成物事件〕

本案係一專利無效不成立之審決取消訴訟（即針對專利無效申請被核駁而提出的撤銷訴訟），在無效案之審理中，原告以證據甲1使用之有效成分氨氯地平及添加物之有無與系爭專利進行對比及論述，而未對含量差異進行比較，但審決中認為甲1明確記載氨氯地平之含量及添加物種類，原告用於對比之「未限定含量者」不存在於甲1中，故原告對該證據之認定有誤。

針對此點，原告主張系爭專利發明奏效與否僅與該等成分之有無相關，而與含量無關，不須將甲1中含量部分用於對比，而被告則主張甲1發明應整體觀之，審決並無錯誤。

然而，知財高裁認為，判斷進步性時係以引用發明為出發點對比歸納出與系爭發明之異同，並將其作為探討系爭發明之特定事項是否容易思及之基礎，因此，引用發明應只要能夠用於決定技術特徵差異的程度即可，不須將其實施例中與本案之對比明顯無關之事項納入比對，在甲1中氨氯地平含量及添加物非解決課題之必要構成，據此，知財高裁認為原告所使用之甲1發明已足以作為本案對比用之證據。