日期：2021年7月20日

【Vol 128】日本知的財產高等裁判所（Intellectual Property High Court of Japan，下稱知財高裁，即日本的智慧財產法院）於日本專利第6419863號（特許6419863号，「（メタ）アクリル酸エステル共重合体」）之專利申請案中，推翻了日本特許廳（日本特許庁，JPO）認定系爭專利不具進步性之核駁處分。日本知財高裁於本案中首先闡明了「技術領域之關聯性」、與「發明所欲解決之技術問題之共通性」於進步性判斷的重要性。此外，由於日本特許廳所引據之先前技術(引證1)於形式上雖包含多種單體組合態樣，惟其實施例並未具體揭露系爭專利所特定之選擇成分C及成分D此兩種單體作為第三成分的組合態樣，因此日本知財高裁推翻特許廳的見解，認為引證1實質上不具有揭露選擇成分C及成分D此兩種單體作為第三成分的教示。

本件判決之見解對於欲布局日本專利的申請人相當具有參考價值，因為知財高裁糾正了特許廳對於引證案之揭示內容所進行過度擴張解釋的錯誤。可作為日本專利的申請人日後進行審查意見答辯、申復時的指標性參考判決。

案件背景

リケンテクノス株式会社為日本專利第6419863號（（メタ）アクリル酸エステル共重合体）之專利權人。本案於平成31年4月19日收到異議申請，日本特許廳於令和元年11月28日判定異議成立 (異議２０１９－７００３１３号事件)。專利權人リケンテクノス株式会社不服異議決定繼而起訴，日本知的財產高等裁判所審理後推翻了日本特許廳的決定¹。

本案爭點

本案請求項1為：

「一種（甲基）丙烯酸酯共聚物，其特徵係：

包含以下單體而構成：

（成分A）（甲基）丙烯酸酯；

（成分B）具有羧基及碳-碳雙鍵之可聚合化合物；

（成分C）具有環氧丙基及碳-碳雙鍵之可聚合化合物；及

（成分D）含羥基之（甲基）丙烯酸酯；

當構成（甲基）丙烯酸酯共聚物之單體之總量為100質量%，上述（成分B）的混合量b（質量%）及（成分C））的混合量c（質量%）滿足下式：

10≤b+40c≤26（然而，4≤b≤14，0.05≤c≤0.45）；

該（甲基）丙烯酸酯共聚物係用於黏著劑組成物，該黏著劑組成物係使用於裝飾片材的黏著劑層。」。

引證1(特公昭５８－２１９４０号公報)係關於一種泛用樹脂，其適用於在塑化聚氯乙烯片材上積層並使用之接著劑組成物。其中，引證1之實施例為包含成分A~成分C之（甲基）丙烯酸酯共聚物。引證1與本案之技術特徵差異為

1. 引證1不包含本案共聚物所含成分D：含羥基之（甲基）丙烯酸酯。
2. 並且，根據引證1說明書之記載，引證1之共聚物必須包含成分A及成分B，惟與成分A及成分B或其任一種聚合之第三成分僅限於「具有可交聯之官能基（環氧基、羥基、醯胺基、及N-羥甲基醯胺基中之至少一種）者」。

綜上所述，本案爭點為所屬領域之通常知識者，是否能輕易思及從上述引證1之四種（環氧基、羥基、醯胺基、及N-羥甲基醯胺基）中，選擇併用「具有環氧基之單體（成分C）及具有羥基之單體（成分D）」作為第三成分，進而得到本案發明。

日本知財高裁判決見解

（1）本案與引證1缺乏技術領域之關聯性、所欲解決問題之共通性:

引證1係關於一種泛用樹脂，適用於在塑化聚氯乙烯片材上積層並使用之接著劑組成物。引證1之目的係藉由使共聚物中的10%以上的羧基與鹼金屬反應（中和），以改善耐汽油性及耐油性。相對於此，本案係一種用於裝飾片材黏著劑層之黏著劑組成物。

因此，本案與引證1於發明之技術領域、發明所欲解決之技術問題均不具共通性的前提下，應認定為缺乏在引證1的發明基礎上為解決本案之課題而施加改良的動機，故所屬領域之通常知識者應無法根據引證1而輕易思及並完成本案之發明。

（2）引證1缺乏從複數個組合中「特地」選擇成分C及成分D此兩種單體作為第三成分之教示:

引證1說明書中，作為可選為第三成分之四種單體的例示，列舉有八個單體：甲基丙烯酸縮水甘油酯、丙烯酸縮水甘油酯、甲基丙烯酸β-羥乙酯、β-羥基丙烯酸酯、丙烯醯胺、甲基丙烯醯胺、N-羥甲基丙烯醯胺、及N-羥甲基甲基丙烯醯胺等。

引證1說明書亦記載可從四種單體中僅使用一種或併用兩種以上的單體與第一成分聚合。

因此，引證1之第三成分，不僅可選擇使用四種單體中的一種，亦可併用兩種至四種單體，故即使僅限於相異官能基的單體併用之情形，組合之總數亦不限於特許廳所主張之六種。

此外，引證1中未記載有組合具有環氧基之單體（成分C）及具有羥基之單體（成分D）之實施例，亦未記載任何有關藉由包含成分D作為構成單體可達成之效果。據此，不可謂引證1已揭示：作為發明之技術思想，應於複數個組合中選擇成分C及成分D此兩種單體，及選擇具有羥基的單體可具有特殊的效果。

綜上所述，應認定為對接觸引證1之所屬領域之通常知識者而言，缺乏從複數個組合中「特地」選擇成分C及成分D此兩種單體作為第三成分之理由。

（3）總結

如前所述，由於本案與引證1在發明之技術領域、或發明所欲解決之技術問題未必一致，應認定為缺乏在引證1的發明基礎上為解決本案之課題而施加改良的動機。並且，所屬領域之通常知識者亦缺乏從複數個組合中「特地」選擇成分C及成分D此兩種單體作為第三成分之理由。綜上所述，不可謂所屬領域之通常知識者，可輕易思及在引證1中包含成分D作為構成單體，從而得到本案之發明，故本案應具進步性。