著名品牌Michael Kors中國商標之反向混淆爭訟落幕

日期:2021年6月8日

【Vol 123】著名精品品牌Michael Kors以時尚設計的皮包及服裝知名,其產品大多以「MK」及「Michael Kors」作為品牌標識。Michael Kors近年於中國遇上商標侵權爭議,被一中國手袋廠商指控Michael Kors侵害其商標侵權並造成反向混淆誤認。

所謂「反向混淆」係指先商標權人於市場上處於弱勢地位,而後商標使用人在市場處於強勢地位或著名,可能會讓消費者產生一種先商標權人所提供之商品或服務,是源自在後商標使用人的錯誤印象,而致混淆誤認之情形,本所亦曾探討過相關台灣判決。本案受到中國司法各界廣泛關注,曾被評為「2017 年中國十大最具研究價值知識產權裁判案例」,經中國各級法院三年審理1,終於2020年判決本案不構成反向混淆誤認及商標侵權。

事實經過

原告汕頭市澄海區建發手袋工藝廠(下稱「建發廠」)是第1244366號「 」商標(下稱「在先商標」)的權利人,該商標於1999年獲中國商標局核准註冊於第18類,指定商品包括旅行袋、旅行箱、手提包等。

被告邁可寇斯(瑞士)國際股份有限公司以及邁克爾高司商貿(上海)有限公司(以下合稱「Michael Kors公司」)將其主要品牌「MICHAEL KORS」的首字母縮寫「mk」、「MK」(以下合稱「MK 文字標識」)、及標識「」、「」(以下合稱「MK圖形標識」)使用在其生產及銷售的皮包、皮箱等產品、產品的五金裝飾扣,以及使用於MICHAEL KORS專櫃招牌及裝潢、品牌手冊及廣告宣傳中。邁可寇斯(瑞士)另於2015年4月申請圖形商標,指定第6類金屬扣、普通金屬合金等商品,並於2016年11月核准註冊。

建發廠認為Michael Kors公司的行為已造成相關公眾混淆誤認,即不僅將Michael Kors的商品誤認為是建發廠所生產的商品,更使公眾誤認建發廠使用其註冊商標的商品係來源於Michael Kors公司,因此構成商標侵權及商標反向混淆誤認。

兩造商標

原告汕頭市澄海區建發手袋工藝廠註冊商標 Michael Kors公司實際使用商標 邁可寇斯(瑞士)國際股份有限公司註冊商標

(註冊號:1244366)

mk、MK、

(註冊號:16623338)

(註冊號:166233340)

第18類
旅行袋、旅行箱、手提包等
實際使用於皮包、皮箱等產品、產品的五金裝飾扣,以及使用於MICHAEL KORS專櫃招牌及裝潢、品牌手冊及廣告宣傳中 第6類
金屬扣、普通金屬合金、五金器具等

杭州市中級人民法院見解

第一審法院杭州市中級人民法院經審理認為,兩造標識設計、字體上均不同,不構成近似商標,也不會造成市場混淆,因此建發廠主張的反向混淆誤認不成立,駁回建發廠的訴訟:

  1. 法院認為進行反向混淆誤認判斷時,判斷標準如各標識的近似性、註冊商標的識別性及著名程度、相關公眾的注意程度等與正向混淆誤認並無不同 。同時判斷時不能把被認為侵權之MICHAEL KORS標識的著名程度作為混淆可能性的考慮因素。法院肯認「MICHAEL KORS」品牌透過大量使用MK文字及圖形標識,在相關公眾中已獲得廣泛認可和正面評價,亦具備一定的著名程度。消費者容易將「MK」與「MICHAEL KORS」聯繫在一起,此屬於Michael Kors公司經過正當經營所取得的商業成果,應當予以保護,而非通過認定反向混淆的方式予以掠奪。
  2. 建發廠未透過持續大量的使用在先商標,獲得對該「MK」字母商標更大的市場空間。因此,在先商標和MK文字及圖形標識具有在市場上並存的可能性,並不會當然造成相關消費者的混淆或誤認。
  3. 從在先商標權人、MK文字及圖形標識使用人及消費者的利益進行綜合考慮,法院認為不成立反向混淆誤認。建發廠實際在手提包等商品上申請註冊並大量使用與MK文字及圖形標識整體形態更為類似之標識,係試圖不勞而獲、有違公平競爭原則的行為,不應予以鼓勵。對於消費者而言,在先商標及MICHAEL KORS之MK文字及圖形標識已不會造成相關消費者的混淆誤認,如認定反向混淆成立,反而會造成相關消費者識別成本的增加與市場秩序的混亂。

建發廠不服第一審判決,遂向浙江省高級人民法院提起上訴。

浙江省高級人民法院見解

浙江省高級人民法院於2019年6月10日作出第二審判決,維持原判決,理由如下:

  1. 對於識別性及著名程度較低的商標,應將其商標權限定於較小的範圍,否則就可能導致識別性及著名程度越低的商標越容易構成反向混淆,越容易獲得法律保護的後果,與商標法的立法意旨相違悖。在先商標僅由「m」和「k」兩個字母構成,先天識別性弱,亦未通過後天持續大量使用獲得後天識別性,且建發廠實際在其商品上刻意使用與MICHAEL KORS品牌相近似的標識,更試圖模仿MICHAEL KORS之產品,主動尋求公眾混淆誤認。
  2. MK文字及圖形標識經查係「MICHAEL KORS」的首字母,Michael Kors公司在使用被訴侵權標識時亦同時標注「MICHAEL KORS」字樣,使相關公眾能夠將兩者相關聯並對商品來源作出正確區分,因此根據目前的市場狀況,並不會造成相關公眾的混淆誤認。
  3. 此外, Michael Kors公司僅在官網標題和微信客服中少量使用MK文字標識,且使用時均與全稱「MICHAEL KORS」共同出現。雖然法院未認定與建發廠商標構成混淆性近似,但法院進一步認為,MK文字標識之構成要素與在先商標十分接近,故在判決說理部分要求Michael Kors公司今後不應再使用MK文字標識,同時在使用MK圖形標識時應當附加「MICHAEL KORS」等區別標示,以清晰區分各標識之間的權利邊界。

其後最高人民法院於2020年駁回了建發廠的再審申請,本案判決確定,歷經3年的Michael Kors中國商標之反向混淆爭訟終於落幕。

本所分析及建議

中國現行商標法並未明確規範構成反向混淆誤認之認定標準,司法實務見解亦不統一,導致近年反向混淆的案件經常成為爭議話題。本案第一審及第二審法院判決闡述中國法院實務上反向混淆的認定標準,認為判斷反向混淆誤認及正向混淆誤認應採取相同的原則,即考慮在先商標權人商標之識別性及著名程度高低、商標強度、銷售管道、在先商標及後使用商標是否有並存的可能性、後使用人是否有惡意攀附在先權利人之商譽的意圖等。

本所認為,本案對日後中國商標反向混淆誤認案件具有很高參考價值。中國法院於本案確立商標權的保護強度仍應與在先商標的識別性、著名程度成正比,即若在先商標的強度較低,較不會構成反向混淆;但法院判決時不應考量後使用商標之著名程度,亦即不能因在先商標之著名稱度越低、後使用商標之著名程度越高,就越傾向於認定構成反向混淆誤認。中國法院更進一步認同應保護後使用人經過正當經營所取得的商業成果,避免在先商標權人以反向混淆而掠奪之,以保護後使用人之利益。以上中國法院見解值得欲布局中國商標者及國外品牌所有人多加注意。

[1] 杭州市中級人民法院(2017)浙01民初27號判決、浙江省高級人民法院(2018)浙民終157號判決、中國最高人民法院(2019)最高法民申6283號民事裁定

 

 

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