日本專利申請實務—知財高裁闡明關於「化合物之多晶型」的進步性判斷重點 （日本知財高裁平成29年（行ケ）第10236号判決介紹）
日期：2021年6月4日
【Vol 122】按晶型係化合物之專利權保護的第二道防線，而化合物之多晶型是否具有進步性，一直以來都是備受爭議的議題。日本知的財產高等裁判所（Intellectual Property High Court of Japan，下稱知財高裁，即日本的智慧財產法院）近日於日本專利第4140975號（特許4140975号，フルオレン誘導体の結晶多形体およびその製造方法）之專利撤銷無效審判案件中，同時駁回原告與被告各別對於撤消日本特許廳於其第2013-800029號（無効2013-800029号）之審決處分之請求，闡明「化合物之多晶型」在非醫藥應用領域中，如何判斷專利是否具有進步性。該判決對於欲布局日本專利之申請人而言，相當具有參考的意義。
案件背景
本案被告為日本專利第4140975號（フルオレン誘導体の結晶多形体およびその製造方法）之專利權人田岡化学工業。原告為（即無效請求人）大阪ガスケミカル。原告對日本專利第4140975號提出無效審判請求（無效第2013-800029號）後，日本特許廳作出一部份無效之審決處分。針對本案專利無效之審決處分，原告及被告均不服而分別進行上訴，請求撤銷審決處分。
本案爭點
本案請求項1為：「一種9,9-雙(4-(2-羥乙氧基)苯基)茀（以下簡稱BPEF）之多晶型之製造方法，其特徵係其為在雜多酸存在下，將茀酮與2-苯氧基乙醇反應後，在未達50℃使9,9-雙(4-(2-羥乙氧基)苯基)茀開始自所得之反應混合物中析出，而得到9,9-雙(4-(2-羥乙氧基)苯基)茀之粗精製物，接著，將純度為85%以上之該粗精製物溶於芳香族烴溶劑中，然後在65℃以上使9,9-雙(4-(2-羥乙氧基)苯基)茀開始析出者。」。
根據本案請求項1之「接著，將純度為85%以上之該粗精製物溶於芳香族烴溶劑中，然後在65℃以上使9,9-雙(4-(2-羥乙氧基)苯基)茀開始析出者。」顯知，本案使用特定的溶劑進一步進行再結晶化以製造BPEF的多晶型。相對於此，引證中僅說明製造BPEF的白色結晶，而未闡明使用特定的溶劑進一步進行再結晶化以製造BPEF的結晶。根據以上差異，本案爭點為所屬領域之通常知識者，是否能經由引證輕易思及本案請求項1之發明。
日本知財高裁判決
（1）製造相異多晶型之動機
本案為了製造BPEF的多形體B而使用特定的溶劑（芳香族烴溶劑）進行再結晶化操作，但引證並未進行用於得到與多形體A相異的的多晶型之再結晶化操作，僅為製造多形體A的白色結晶。因此，日本知財高裁探討接觸到引證之所屬領域之通常知識者，是否可根據引證而輕易思及製造與多形體A相異的的多晶型：
日本知財高裁認為，根據各刊物之記載，雖然認定「許多化合物皆存在多晶型，而藉由多晶型的差異，可改變化合物的體積密度、生物利用度及穩定性。因此，尤其係希望提升生物利用度的醫藥化合物領域、或希望探討單質之特殊功能性之化合物領域中，控制多晶型在工業上亦備受重視。」之通常知識於優先權日時便已存在，惟不可即認定為根據此通常知識，所屬技術領域具有通常知識者即可直接輕易思及就製造BPEF與多形體A相異的多晶型。
本件爭點來源之BPEF，係專門用作合成樹脂（聚合物）之單體。由於BPEF最終將因熔融聚合或溶液聚合反應而不保留結晶形，且不論使用何種多晶型最終均得到相同化學構造的聚合物，因此與以單質使用並發揮某種功能之醫藥化合物相異，可謂無法根據BPEF之用途、性質而直接想到去探討多晶型之差異。
根據本案說明書段落【0003】所述「為了製作熱、光學性優良之聚合物，重要的係分子量高、分子量分布窄及未反應單體和寡聚物含有率低，而期望原料單體之9,9-雙(4-(2-羥乙氧基)苯基)茀為高純度且反應性優良。」顯知，本案對於BPEF之需求係具有高純度、高反應性，合成為聚合物時具有高分子量、分子量分布窄，且未反應單體和低聚物含量低。惟未有證據足以認定，在優先權日時所屬領域之通常知識者便已意識到，為求關於BPEF之前述事項或其他物性、及粉體特性等之時，多形體A存在某種問題或工業製程的缺陷，而導致具有取得多形體A以外之其他多晶型之必要性。
綜上所述，不可謂在本案優先權日時，根據BPEF之用途、性質能夠直接想到探討多晶型。並且，通常知識者亦無意識多形體A對於提高純度、或其他物性、粉體特性具有特殊之處，且除了控制多晶型之外，用於提高純度具有更多其他合適的方法（根據引證顯知製造相異的多晶型需投入大量實驗及時間成本），因此不可認定為具有特地花費時間及費用去製造相異的多晶型的動機。
（2）使用特定的芳族烴溶劑之動機
此外，雖然引證中已記載可使用芳香族烴溶劑作為溶劑析出BPEF。但引證亦記載除了芳香烴外包含混合溶劑等各種其他溶劑可用於BPEF析出。並且，由於即便使用芳香烴以外的溶劑亦可望獲得高純度化，因此不可謂根據引證所屬領域之通常知識者能輕易思及，「特地」在用以獲得相異之結晶多晶體的再結晶步驟中，使用特定的芳族烴溶劑。
結論
由於本案發明：
- 為合成樹脂之單體之多晶型，無法作為單質使用，且實際使用時並未保留其結晶形；
- 並非醫藥化合物之相關領域，無法根據其用途、性質而直接想到去探討多晶型之差異；
- 申請日時所屬領域之通常知識者，未意識現有工業製程的缺陷、及具有探討多晶型之必要性；
- 根據引證所屬領域之通常知識者無法輕易思及「特地」在用以獲得相異之結晶多晶體的再結晶步驟中，使用特定的芳族烴溶劑以得到本案發明；
因此，日本知財高裁判定，根據引證之記載無法輕易思及本發明「接著，將該粗精製物溶於芳香族烴溶劑中使BPEF開始析出」之使用特定溶劑進行再結晶化之操作以製造BPEF的多晶型。
有關化合物多晶型之發明專利是否具有進步性，一直以來都是備受爭議的議題。本案發明並非醫藥之有效成分，而係合成樹脂之單體，故日本知財高裁於判斷本案是否具有進步性時提及「與為求提升生物利用度的醫藥化合物領域不同，可謂無法根據其用途、性質而直接想到去探討多晶型之差異」，進而肯定本案具有進步性。
因此，就不屬於醫藥領域之發明多晶型而言，本案判決具有指標性的意義。於日本專利實務上，在探討是否具有獲得多晶型之動機時，若不屬於醫藥領域之發明時，除了需探討說明書之記載外，亦應當探討專利申請時，所屬領域之通常知識者是否已意識到藉由多晶型所能解決的問題、及已知的多晶型之缺陷，以判斷發明是否具有進步性。
相對地，於醫藥化合物之技術領域中，在已知特定化合物的晶體之情形下，基於關於醫藥化合物結晶化的習知知識，使用與已知化合物的晶體不同的其他多晶型，而被判定為可輕易思及不具進步性之案例屢屢可見。因此若是醫藥技術領域之情形，則應參酌與歷來判例相同之通常知識。此情形下，只要發明為使用已知的結晶方法，原則上就具有獲得多晶型之動機。因此，若想主張肯定發明之進步性，則需進一步提出「相較引證有利之功效、使用之結晶方法的特殊性、引證之反向教示」等證據以證明。
