利用美國臨時申請案進行專利布局時之重要策略分析—兼論與台灣國內優先權制度的異同
日期：2021年5月10日
【Vol 118】美國「臨時申請案制度（provisional application）」允許申請人以任意格式提交申請，申請人須在臨時申請案的申請日起一年內提出相對應的正式申請案。若未能在一年內提出正式申請案，該臨時申請案將會自動失效不公開1。其原理及概念相似於台灣的國內優先權，但相較於台灣之國內優先權制度，仍有部分制度上的差異，企業於進行專利布局時應了解兩者之差異，才能進行妥善的運用。
以下謹介紹美國臨時申請案制度，並進一步比較與我國國內優先權制度之異同，並提供企業佈局時的建議。
1. 美國臨時申請案之優點：
臨時申請案最為人稱頌之優點莫過於其不對格式作任何要求，亦不限制語言，亦即，任一篇論文、或是公司產品發布會上之訪談稿，皆可以臨時申請案提交，以避免發布會過後第三人即以該發明搶先提交專利申請。此外，若於臨時申請案申請日後12個月未提出相對應之正式案申請，該臨時申請案亦不會公開，使申請人不須背負12個月內一定要申請正式專利之壓力。
2. 申請正式案之方式：
在臨時申請案提出12個月內，申請人可選擇直接將臨時申請案改請為正式案，抑或申請一個正式案、並主張臨時申請案之優先權。
此二種方式之差異在於專利權期限之計算方式：
- 改請為正式案：以臨時申請案的申請日為起算時點。
- 申請正式案並主張優先權：由相應的非臨時申請案的申請日起算。
以主張優先權之方式可獲得較長之專利期限，故通常為申請人較常選擇的方式。
3. 臨時申請案作為引證之可能性：
此外，依據美國專利法案（AIA），在2013年3月16日後提出之臨時申請案，當符合下列條件時，可作為後案之先前技術：
(1) 正式案中至少一項請求項可為臨時申請案支持；
(2) 臨時申請案已揭露後案之發明內容；
但，
(3) 當臨時申請案之發明內容作為先前技術時，該發明內容不須符合可據以實施要件。
第1項條件其實很好理解，以優先權概念觀之，也只有當正式案中至少一項請求項可為臨時申請案支持時，該正式案方可主張臨時申請案之優先權；而第2項規定臨時申請案須已揭露後案之發明內容，直觀來說，當該發明內容係已於臨時申請案中公開，該先前技術中該發明內容之有效優先權時點方能往前移至臨時申請案的申請日。
基此，若以我國擬制喪失新穎性之規定與之比較，以台灣發明專利審查基準之規定：「先申請案主張國際優先權或國內優先權者，對於已揭露於優先權基礎案及先申請案之發明或新型，認定時點應為該先申請案之優先權日；對於僅揭露於先申請案，但未揭露於優先權基礎案之發明或新型，認定時點應為該先申請案之申請日。」是以若比較臨時申請案與我國國內優先權制度對於擬制喪失新穎性時點之認定，可謂實質相似。
另關於上述第3點，相較於美國明定臨時申請案之該發明內容不需符合可據以實施要件，我國審查基準之規定亦相同。
據上，若由以臨時申請案或優先權基礎案作為引證之觀點而言，該臨時申請案或優先權基礎案似乎並不需符合據以實施要件；然而，若以正式案請求項需為臨時申請案或優先權基礎案支持之角度出發，美國專利法則嚴格規定：臨時申請案之記載須符合書面敘述（written description），正式案請求項方可為該記載所支持；我國對於國內優先權主張之認定亦有相似規範。因此，於提交臨時申請案時，建議還是盡量撰寫完整且符合據以實施要件，方可使正式案獲得合法之優先權日，且亦能於日後以臨時申請案作為核駁他案專利要件之適格證據。
4. 美國臨時申請案與我國國內優先權比較：
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美國臨時申請案 |
我國國內優先權 |
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格式要求 |
無 |
有 須滿足格式要求，包含至少一項請求項。 |
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是否公開 （若無後案申請） |
否 |
是 除非先申請案於15個月內撤回。 |
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是否對第三人公開 （若有後案申請） |
是 正式案公開時，臨時案可經由美國專利商標局（USPTO）之 PAIR（Patent Application Information Retrieval）系統查詢。 |
否，視為撤回。 |
於專利申請中，如何搶佔申請日相當重要。美國臨時申請案制度與台灣國內優先權制度均是申請人搶佔申請日的重要利器。
除了格式要求外，美國臨時申請案與台灣國內優先權在是否公開乙事上亦有可說是相反的結果。當欲先提交一先申請案以搶佔申請日時，該先申請案所記載之內容是否全部都將於正式案中申請？或是欲保密？或是部分未成熟之發明內容並非自己所欲主張之權利、而僅係為了防堵對手公司日後取得專利，故不符合據以實施要件也沒關係？這些都是企業進行專利布局時，擇定在美國是否先提交臨時申請案，或是在台灣運用國內優先權制度，應先行評估之重要因素。
[1] 35 U.S.C. 112 Specification.1
The specification shall contain a written description of the invention, and of the manner and process of making and using it, in such full, clear, concise, and exact terms as to enable any person skilled in the art to which it pertains, or with which it is most nearly connected, to make and use the same, and shall set forth the best mode contemplated by the inventor of carrying out his invention.
35 U.S.C. 113 Drawings.1
The applicant shall furnish a drawing where necessary for the understanding of the subject matter sought to be patented. When the nature of such subject matter admits of illustration by a drawing and the applicant has not furnished such a drawing, the Director may require its submission within a time period of not less than two months from the sending of a notice thereof.
