日期：2021年3月4日

【Vol 112】根據歐洲專利局（EPO）於2021年1月25日所公告之決定，新版歐洲專利審查指南（Guidelines for Examination in the European Patent Office）已於2021年3月1日正式實施 ¹。該版指南引入諸多修正，包含對於性別中立之用詞修改、發明之單一性，以及對各專利申請人有重大影響的 — 對於專利說明書明確性及充分揭露要件之規定。

EPO向來對於申請專利範圍是否為說明書所支持、說明書是否充分揭露以使通常知識者能據以實施、請求項修正是否超出申請時之範圍等，有相當嚴格的判斷標準。此次歐洲專利審查指南即針對請求項之修正，及因應該修正後，如何對應地修正說明書，以使其與修正後請求項之內容一致，EPO明確了判斷基準及具體規定，申請人於歐洲進行專利布局時應特別注意。以下謹介紹此次歐洲專利審查指南的重大修正內容：

說明書中未被修正後請求項涵蓋的實施例應被刪除：

修正後歐洲專利審查指南（第F-IV章，4.3）規定對請求項進行修正後，若說明書中有未被修正後請求項涵蓋之實施例，該些實施例應被刪除，除非該些實施例可用於突出修正後請求項之特定態樣且已被特別標註。此規定係可用以避免當專利核准後，第三人須再檢視自行哪些實施例屬於專利發明一部份的負擔。

獨立項之所有技術特徵皆不可在說明書中以「選擇性的」之方式呈現：

修正後歐洲專利審查指南（第F-IV章，4.3）規定所有有關於在獨立項出現的技術特徵，在說明書中提及時皆不可使用「例如（for example）」、「得（may）」、「可（can）」、「示例性的（exemplary）」、「選擇性地（optionally）」、「理想地（preferably）」等類似字眼。當對獨立項進行修正後更需檢視原說明書或實施例是否有出現此類字眼。:

技術領域及發明內容亦須與修正後請求項對應：

此外，修正後歐洲專利審查指南（第F-II章，4.2）指明除了在發明內容中逐字重複請求項內容外，亦可直接採用例如「本發明係如請求項X所定義（the invention is as defined in claim X）」，以使發明內容與請求項發明記載一致。

說明書中法定不予專利之項目亦應被刪除：

若說明書中有記載歐洲專利法第53條所規定不具專利適格性或法定不予專利之項目，亦須被刪除，或將其修正為具適格性之標的，抑或再明確標註，說明其並非申請發明之範疇。此項規定將對醫藥領域及醫療設備等發明造成較大影響。

說明書中類似申請專利範圍形式的用詞應被刪除：

EPO於修正後歐洲專利審查指南（第F-IV章，4.4）表示，類似申請專利範圍形式的用詞出現在說明書時，當該些用詞應用在與請求項不一致之發明，將導致該發明實際欲保護範圍的不明確；而當該些用詞應用在與請求項相同之發明，則其等僅是文字上無關且非必要地再重複敘述一次申請標的，故應被刪除或修正。類似用詞包含「根據前項請求項（according to the preceding clause）」、「根據請求項1（according to clause 1）」、「其特徵係（characterised in that）」、「進一步包含（further comprising）」等。分割子案須特別注意此一規定。

[1] https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/guidelines.html