日期：2021年3月2日

【Vol 110】美國於2020年12月27日通過《美國商標現代化法》（Trademark Modernization Act，下稱「TMA」），並於2020年12月27日起正式施行。新制實施後將開放第三人意見書並彈性調整答辯期間，以加快商標案件的審查效率；同時，使商標權人更容易獲得禁制令，並為以未使用理由對商標申請和註冊提出異議建立了新的機制。這些新的制度將有效打擊欺詐性商標，對商標權人提供更多的保護。

過去美國商標使用主義的窘境

美國商標制度係採取使用主義，以商標使用作為獲得以及維持商標權之根據。美國西元1946年通過之《蘭哈姆法案》（Lanham Act）即分別規定「以使用為基礎」的商標權，與「以意圖使用為基礎」的商標權，二者皆是以使用為註冊前提，以保證真實使用商標之人方可獲得商標權。

然而，近年來美國企業、學界發現商標註冊簿開始面臨「商標消耗 (Trademark Depletion)」、「商標堵塞 (Trademark Congestion)」等窘境，而元凶包含大量欺詐商標之註冊、以虛假偽造的使用證據維持商標權等情形。

按照現行制度，針對未使用或是以不正當手段獲准註冊之商標，僅能透過耗費諸多心力和金錢的異議、撤銷或訴訟程序尋求解決之道，對於申請人之商標布局形成重重阻礙。

美國於2020年12月27日通過《美國商標現代化法》（Trademark Modernization Act），並於2020年12月27日起施行

美國藉由TMA對《蘭哈姆法》進行重大修訂，旨在促使商標審查程序現代化，包括挑戰商標申請及註冊的新制度以及權利人的禁令救濟等，為打擊欺詐商標提供更多解決管道。重要新制如下:

1. 申請階段之第三方意見書（Third-party submissions during examination (Letters of Protest)）

   第三人可以在商標申請階段針對商標可註冊性提交反對意見以及相關證據，並應繳納相應規費。美國專利及商標局（下稱「USPTO」）應於收文起2個月內作出決定，且該決定不可複審。

2. 單方複審制（ex parte reexamination/removal）

   任何人可以針對商標「以使用為基礎」（Section 1(a)）的註冊商標提起異議，促使USPTO能夠重新審查權利人的申請、使用聲明等。

3. 單方刪除制（ex parte expungement）

   任何人可以就註冊滿三年、未滿十年，而未在商業使用之商標提起刪除，本制度主要係針對「以海外註冊案為基礎」（Section 44(e)）和「馬德里商標」（Section 66(a)）二者。

4. 彈性調整審查意見之答辯期間

   USPTO可以為審查意見之答辯期間設定60天至6個月不等的彈性期間。申請人亦可申請展延以取得完整的6個月答辯期間。

5. 恢復對不可彌補的損害（irreparable harm）的推定

   過往的法院核發禁制令（injunction）時，傾向要求商標權人舉證證明不可彌補的損害，與現行法規相互矛盾。

   TMA即統一相關規定，認定法院裁定核發禁制令時，應推定不核發禁制令時商標權人會遭受不可彌補之損害，他方可舉反證推翻。