日期：2020年11月4日

【Vol 92】美國商標專利局（United States Patent and Trademark Office, USPTO）於2020年6月30日發布修正後之第9版專利審查程序手冊（Manual of Patent Examining Procedure, MPEP）(註1)，內容包含對部分法規及程序之闡明、引進部分判例介紹、修正先前之部分文法錯誤，及更動部分章節位置等，諸多之修正涵蓋章節100至1000、1200至1500、1700至2800。本文將分為三部分，分次就各章節較為重要之幾項修正進行介紹。

第100章（Chapter 100）：

闡明關於外國提申許可（foreign filing licenses）之相關規定，並將原先於MPEP 706.03(s)中關於未收到外國提申許可之不當專利申請的相關資訊移入本章，新增為MPEP 140 III。在此規定下，在無外國提申許可時，若審查委員發現一美國專利之國外對應案於該美國專利申請後之6個月內被申請，且該專利之發明為明顯於美國完成，則審查委員應將此案移交給技術中心之授權與複審部門（Licensing and Review Section of Technology Center (TC) working group 3640）。

第300章（Chapter 300）：

此章之修正旨在闡明關於專利權轉讓之相關規則；若一專利之受讓人於美國境內未設有住所，其可以藉由在相關文件上簽名而指定一美國國內代表人，該指定文件須以文書形式、與轉讓文件分開向美國專利局提交，且此指定作業需以指定文字（Designation of Domestic Representative）明確標註。

第400章（Chapter 400）：

更新包含指派及撤銷之對於授權書（Power of Attorney）之規定，其中，MPEP 403.02闡明當一專利申請案同時授權予兩位專利代理人時，若在後提交之授權書上僅列出第二代理人資訊，則於程序上即使未向USPTO表達欲撤銷首位代理人，首位代理人仍將被視為撤銷。

第500章（Chapter 500）：

併入Updated Legal Framework for Patent Electronic System, 84 FR 56803之規定，闡明透過官方電子提交系統申請專利時之簽名規定。其中，MPEP 502.02敘明透過官方電子提交系統之簽名可依據37 CFR 1.4(d)(1)或37 CFR 1.4(d)(2)以手寫之圖檔形式提交，且手寫簽名可以觸控筆及/或觸控板書寫；進一步地，除了根據37 CFR 41.31之上訴通知外，任何呈交之函件均需包含簽名在內。

此外，MPEP 509.01如今規定繳交規費之存款帳戶之授權用戶需在財務管理（Financial Manager）中被列為授權的規費付款人，且若在已簽名的規費授權文件中之規費付款人的姓氏與用以繳納規費之存款帳戶之授權的任何規費付款人皆不符合，則可據以延遲或拒絕此規費支付。

第600章（Chapter 600）：

第600章有較多顯著更動，主要針對USPTO處理文件之方式，包含申請資料表（Application Data Sheet，ADS）及資訊揭露聲明（Information Disclosure Statement，IDS）之相關規定等。

MPEP 601.01(a)III規定在37 CFR 1.57(a)下作為併入參照文件之申請案，當收到需要提交說明書與圖式的副本之通知時，申請人須將其請求項包含在副本中一併提交；另外，可根據37 CFR 1.182申請要求將修正後之說明書及圖式從原作為參照之申請案中移除，並享有一新的獨立申請案狀態。

MPEP 601.05(a)闡明當專利申請案進入最終核駁（Final Rejection）或核准後，則不得再提交更正之ADS；此外，在一已簽名之ADS之申請人資訊一欄中若無可辨認之申請人，須提交一更正之ADS，在此更正之ADS中以底線標示新的申請人，且無須以刪除線標示刪除之發明人、申請人；在更正之ADS中，即使只有一位發明人的住所資訊變更，所有發明人仍皆須列入發明人資訊一欄中。

MPEP 609.03表示當審查一進入國家階段之PCT申請案時，審查委員將考量以電子形式存放於USPTO申請文件影像檔（Image File Wrapper (IFW)）系統中國際檢索報告所記載之所有美國專利、美國專利公開案、美國審查中申請案，且申請人無須提供分開的參考資料列表。

MPEP 609.04(b)IV新增關於快捷資訊揭露聲明計畫（Quick Path Information Disclosure Statement (QPIDS) Pilot Program）之資訊，允許在特定情況下，於繳交領證費後但於專利領證前IDS之提交。

第700章（Chapter 700）：

第700章主要是對於部分章節位置之調動，例如將原MPEP 706.03記載之非關於先前技術之核駁理由內容移至其他章節，而替換為關於併入參照文件之相關規定。此外，MPEP 707.05(e) IV如今規定，若引證文獻為網路資料，且此網路資料無法下載為電子文件，則USPTO允許以螢幕截圖擷取該資訊，並附上關於此資訊之解釋一併提交給USPTO。

MPEP 706.07(b)則將可將一新申請案或繼續審查請求（request for continued examination, RCE）提出後之第一份審查意見（Office Action, OA）即作為終局核駁（Final Rejection）發出的時機規定當中使用的字眼由原先的「所請為相同發明（same invention）」修正為「請求項相同或於可專利性無所區別（either identical to or patentably indistinct）」。

第800章（Chapter 800）：

此章大部分亦是關於併入參照文件之規定並新增部分案件判決；另外對於非法定重覆授權（nonstatutory double patenting, NDP）與專利權期限延長（patent term extension, PTE）間之影響，及重複授權與期末拋棄（terminal disclaimer）之最新判決與審查基準亦有新增描述。

MPEP 804.01補充解釋：關於非法定重複授權之議題，當部分連續案（continuation-in-part application, CIP）核准後，專利權人不可藉由修正重新將CIP改成分割案（divisional of the patent application, DIV）而回溯並重新落於美國專利法第121條（35 U.S.C. 121）之避風港內（safe harbor protection）。此段落並新增相關判決之引用佐證。

MPEP 804.05則指出若請求項在他先前的專利權期限延長期內為有效，則非法定重複授權並不會使根據美國專利法第156條（35 U.S.C. 156）授予之專利權期限延長無效。

第900章（Chapter 900）：

主要修正MPEP 904.02(c)，以進一步包含審查委員在進行網際網路檢索時，使用社交媒體網站之審查基準。

第1200章（Chapter 1200）：

MPEP 1204規定包含訴願之提出、請求及傳送費（notice of appeal, petition, and appeal forwarding fees）等訴願相關費用不可使用依據37 CFR 1.25(b)規定之一般授權存款帳戶繳交，該存款帳戶僅適用於繳納37 CFR 1.16至37 CFR 1.18所列舉之規費。

MPEP 1204.02指出當訴願先行理由書（pre-appeal brief）不符合USPTO審查基準之規則時，因為訴願先行理由書和訴願之提出規定需在同一天提交給USPTO，故申請人亦不得更正並重新提交該不符規則之訴願先行理由書，否則此理由書將不符合與訴願同日提交之規定。

MPEP 1210指出可藉由提交RCE，避免在訴願階段收到委員會（Board）的訴願決定。

MPEP 1214.03規定若即時提出複審委員會決定的請求，則向美國聯邦巡迴區上訴法院（United States Court of Appeals for the Federal Circuit）提起訴願或民事訴訟之期限將可在提出複審請求的63天內提出（37 CFR 90.3(b)(1)）。另，申請人可在提出複審請求的63天期限內提出RCE。

關於第1200章之後之MPEP修法，包含關於再領證案、專利適格性等相關規定，我們將於後續文章中進行介紹。

(註1)：https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/mpep-0005-change-summary.html