日期：2026年6月8日

【Vol 242】在當前全球技術競爭白熱化的時代，專利申請的速度（即取得最早申請日）往往決定了企業技術專利布局的成敗。

為了兼顧「儘早佔位」與「完善實驗數據」的雙重需求，日本專利法所提供的「國內優先權制度」（專利法第41條）成為研發型企業不可或缺的策略工具。

特別是針對化學、醫藥、材料以及精細化工等極度依賴實驗結果的領域，申請人經常先提交一份揭露核心構想的「基礎申請案」，隨後在1年期限內追加具體的實驗數據或功效對比實施例，並提出「後申請案」，此即實務上通稱的「實施例補充型」優先權主張。

然而，若基礎申請在遞交時過於倉促，導致其說明書內「完全沒有任何實施例」，僅在後申請案中才首次揭露數據，此種優先權主張的法律效力過去在實務界與學術界存在極大爭議。

原告常以此控訴其屬於「超出基礎申請技術事項」之新規事項追加，進而主張優先權無效。

日本知財高裁在「Fumakilla（フマキラー） v. Earth（アース）製藥」（令和5年(行ケ)第10057號）審決取消請求事件 一案¹ 中，對此一核心爭點給出了極具啟發性的清晰裁決。本文將深入剖析此判決之事實背景、法院核心論理，並為企業智財法務團隊提出具體的實務應對建議。

一、 本案背景與訴訟歷程

本案專利權人為日本著名的殺蟲劑與日化巨頭 Earth 製藥（アース製薬株式会社）（被告），其擁有一項名稱為「噴射製品及噴射方法」的日本專利（專利第6539407號）。

該專利涉及一種特殊的氣霧噴射裝置，其請求項中界定了特定的化學物質組成（噴射劑、溶劑與有效成分之配比）以達到理想的霧化與殺蟲效果。其競爭對手 Fumakilla（フマキラー株式会社）（原告）對該專利提起專利無效審判。

本案專利的申請結構極為複雜，屬於典型的複數國內優先權。

被告（Earth 製藥）首先於2016年3月31日提出「優先權申請案1」（第1優先日），隨後於2016年11月25日提出「優先權申請案2」（第2優先日），最終於2017年3月31日（第1優先日起算1年內）提出PCT國際申請，並合法主張了上述兩項國內優先權。該PCT申請後續進入日本國家階段，獲准專利註冊。

原告 Fumakilla 提起無效審判的核心理由在於：在「優先權申請案1（基礎申請）」的說明書中，雖然在特許請求之範圍（請求項）中明確寫出了某個關鍵化合物（下稱「本案化合物」），但在發明詳細說明中，完全沒有記載任何關於本案化合物的具體製造實施例或效果驗證數據。直到被告提交「優先權申請案2」以及最終的PCT後申請案時，才將包含本案化合物的具體實驗配方與殺蟲效果數據作為「實施例」加以補充。

原告據此主張，由於基礎申請缺乏實施例，當業者在第一優先權日當時根本無法實施該發明，因此該部分發明「實質上並未記載於基礎申請案中」，後申請案中有關本案化合物的請求項不應享有優先權利益。

若優先權被駁回，該專利將因第一優先日後、後申請日前的公開文獻而喪失新穎性或進步性。

二、 日本知財高裁之核心裁判標準

日本專利廳（JPO）在無效審判中支持了專利權人 Earth 製藥，認定優先權主張有效，做出無效請求不成立之審決。

原告不服，遂向日本智慧財產高等裁判所提起審決取消訴訟。日本知財高裁第一庭經審理後，最終駁回了原告的訴求，維持了優先權有效的認定。其裁判論理可總結為以下三大核心層次：

1. 優先權主張的有效性與「新事項追加、實施可能要件」的交錯判斷

法院首先重申了評估國內優先權效力的基本法律準則：判斷後申請案的請求項發明是否能享受優先權，關鍵在於該發明的「技術事項（Technical Matters）」是否已經記載於基礎申請案的當初說明書或圖面中。

如果後申請案的發明要旨超出了基礎申請所記載的技術事項，則該超出的部分即構成法律上的「新事項追加（New Matter）」，無法享受優先權。

然而，本案的獨特性在於，基礎申請案的「文字」確實已經提到了該化合物，只是缺少「實施例」。

對此，日本知財高裁提出了一個極為關鍵的法理連結：判斷後申請案的技術事項是否「超出」基礎申請，應以基礎申請案的記載在法律上是否滿足「實施可能要件（Enablement Requirement）」為判斷基礎。

亦即，如果基礎申請案的記載結合當時的技術常識，已達到使當業者能夠實施的程度，則該技術事項即被視為已實質存在於基礎申請中，後續補充實施例並不會被視為引進了「新的技術事項」。

2. 「無實施例」不等於「無法實施」：技術常識的引入

原告主張，在化學與預期功效高度相關的領域中，沒有數據或實施例就絕對無法實施。但日本知財高裁對此予以否定。

法院指出，專利法第36條第4項第1款規定的實施可能要件，要求說明的記載達到「使具有該發明所屬技術領域之通常知識者（當業者）能夠製造並使用該發明」的程度即可。

法院在審查本案證據後認為，雖然「優先權申請案1」沒有列出本案化合物的具體操作範例，但該化合物本身的化學結構是已知的，且其與噴射裝置的結合機制在該領域技術常識中是可以預期的。當業者只要根據說明書中的一般性說明，配合申請當時的公知技術與常識，不需要付出過度的過度試錯（Undue Experimentation），就能夠製造出該噴射製品並實現其基本功能。因此，基礎申請案已經完整揭露了該技術事項。

3. 後續補充實施例的法律定位：屬於「既有技術事項的具體化」而非「創造新事項」

基於上述邏輯，日本知財高裁認定，被告在後申請案中追加具體實驗數據的行為，在法律性質上僅屬於對基礎申請案中已經合法存在的技術事項進行「客觀證據的具體化與補充」。

由於基礎申請案本身在第一優先日就已經達到了「實施可能」的標準，後續數據的加入並未實質改變發明的本質，亦未對第三人造成無法預測的利益侵害，因此明確認定其優先權主張合法有效。

三、 對企業智財實務與全球布局的戰略啟發

本案日本知財高裁的判決，對於在專利戰場上廝殺的企業法務與研發團隊而言，具有極高的一般性指導價值。特別是在研發週期短、技術更迭迅速的行業中，如何平衡「申請時效」與「數據品質」一直是一大痛點。

以下為本所為客戶整理的關鍵實務應對指引：

四、 結論

日本知財高裁在「Fumakilla 訴 Earth 製藥」案中的最終判決，無疑為在日本進行專利布局的創新企業注入了一劑強心針。

但本所必須嚴格提醒客戶，專利法具有高度的地域性（Territoriality）。在進行全球專利布局時，不可盲目將日本的裁判標準直接套用至其他司法管轄區。

本所智慧財產權專業律師與專利師團隊，在協助客戶進行全球專利風險控管及跨國優先權策略規劃方面擁有豐富經驗。若 貴司對於現有研發項目的專利申請策略或涉日優先權主張有任何法律疑問，歡迎隨時與本所聯絡。