美國專利 Final OA 應對策略深度解析

日期:2026年2月4日

【Vol 238】在美國專利審查制度中,最後通知(Final Office Action,FOA)是一項具有高度程序意義的審查節點。當申請人已就非終局審查意見書(Non-Final Office Action)作出至少一次答復,而審查委員仍認為申請案未符合核准要件時,即可能發出最後通知。然而,最後通知並非如字面意義上表示專利審查程序的終點,而是象徵審查進入一個「程序選項受限」的新階段。自此之後,申請人若仍希望持續推動案件,必須自不同的程序路徑中作出選擇。

本文將說明收到最後通知後三種主要應對策略之適用情境、程序時點、限制條件,以及其等可能發生的結果。

一、直接以修正或答辯回覆最後通知(Reply under 37 C.F.R. § 1.116)

這是成本最低、速度最快的路徑,但受限也最多。

申請人可依 37 C.F.R. § 1.116 之規定,於收到最後通知後,直接提出終局後修正或答辯,惟該等修正是否被實質審查,仍屬審查委員之裁量。最終審定再考量計畫2.0(After Final Consideration Pilot 2.0, AFCP 2.0)1 即建立於此一法律架構下的行政試辦機制,透過提供審查委員額外審查時間,提高符合§ 1.116 要件之終局後修正被實質考量的可能性。

(一)建議適用時機

當申請人認為審查意見僅需透過極小幅度的修正或補充說明即可克服,或案件已接近可核准狀態,僅存在形式上或僅需澄清的問題時,得考慮直接回覆最後通知。

此類修正通常不涉及實質技術內容的變更,且應不致引發新的檢索需求或新的審查議題。

(二)程序時點與限制

申請人須於最後通知發文後之法定期限(或延長期限)內提出回覆。惟須注意,於最後通知階段,審查委員並無義務對所有回覆內容進行實質審查,僅在其認為修正不需額外檢索時,始可能予以接受。

(三)可能結果

• 若審查委員認為回覆已完全克服既有核駁理由,則案件可直接進入核准程序,發出核准通知(Notice of Allowance)。

• 若審查委員認為修正仍不足以克服缺陷,通常會發出諮詢性意見(Advisory Action,AA)。諮詢性意見係指審查委員於考量申請人對最後通知所提出之回覆或修正後,認為該回覆不足以使申請案達到可核准狀態,且相關修正可能涉及新爭點或需進一步檢索時,所發出的說明性文件。諮詢性意見本身不會改變案件仍處於「最後通知」之程序狀態,申請人若欲繼續爭取核准,仍須另行採取如下述「繼續審查請求」或「提起訴願」等程序。

(四)特點

此一路徑程序快速、成本相對較低,但可操作空間極為有限,是否成功高度取決於審查委員對修正內容之評價。

二、提出繼續審查請求(RCE)

這是實務上最常用、彈性最大的方式 。

繼續審查請求(Request for Continued Examination,RCE)係指申請人於收到最後通知後,透過繳納官方規費請求撤銷終局狀態,使案件重新進入實質審查程序,並得提出新的修正或答辯以續行審查。

(一)建議適用時機

當申請人認為案件仍有透過實質性修正或進一步論證取得核准之可能,且與審查委員之間尚未形成不可調和的法律或技術歧見時,通常會選擇提出繼續審查請求,由原來的審查委員再次審查本案。

(二)程序時點與限制

無論是否先行嘗試回覆最後通知,均可於收到最後通知後提出繼續審查請求。提出繼續審查請求須繳納相應官方規費,且後續若多次提出,費用將逐次提高。

一旦提出繼續審查請求,最後通知之終局性即被撤銷,案件重新回到實質審查流程。

(三)可能結果

• 若經新一輪審查後,審查委員認為申請案已符合核准要件,將發出核准通知。

• 若仍未克服審查意見,會先收到非終局審查意見書,並於後續仍未改善時,發出最後通知。當申請人再次收到最後通知,仍得如上述依 37 C.F.R. § 1.116 嘗試提出終局後之簡單修正,或選擇再次提出繼續審查請求,或者轉向訴願程序。

(四)特點

繼續審查請求提供最大的程序彈性,允許全面修正與論證,但相對伴隨較高的時間與金錢成本。

三、提起訴願(Appeal)

當申請人與審查委員之間存在不可調和的見解分歧時適用的法律程序

訴願(Appeal)係指申請人於收到最後通知後,認為審查委員之法律適用或事實認定有誤時,向專利審判暨訴願委員會(Patent Trial and Appeal Board, PTAB)請求重新審查該核駁決定之程序。

(一)建議適用時機

當申請人與審查委員在法律適用或先前技術解讀上存在相當程度的歧異,且已難以透過修正或溝通取得共識時,得選擇直接向專利審判暨訴願委員會(Patent Trial and Appeal Board,PTAB)提起訴願。

(二)程序時點與限制

訴願可於收到最後通知後逕行提出,無須先行回覆。惟訴願程序中,申請人不得再修正請求項或提出新證據,僅能基於既有審查紀錄進行法律與事實上的爭執。

(三)可能結果

• 若訴願成立,原核駁決定將被撤銷,案件通常發回審查委員重新審查,並有可能獲得核准。

• 若訴願不成立,將維持核駁決定,案件多半走向終結。

(四)特點

訴願程序具備高度法律性,適用於爭點明確之案件,但其審理時間較長,整體成本亦相對較高。

總結建議

綜合而言,申請人在收到最後通知後,原則上可自直接回覆最後通知、繼續審查請求,或提起訴願三種路徑中擇一進行。不同路徑在適用時機、程序限制、成本結構及可能結果上均存在顯著差異。理解最後通知的程序定位,以及各路徑所對應之法律效果,係後續程序選擇與案件管理之重要基礎。

[1] 最終審定再考量計畫2.0(After Final Consideration Pilot 2.0, AFCP 2.0)已於2024年12月14日終止

 

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