日期：2024年10月7日

【Vol 222】隨著健康意識逐漸提升，運動養生風氣日漸盛行，連帶著運動衫、跑鞋等體育用品的市場規模迅速擴大，行銷競爭愈趨激烈。以跑鞋為例，除了舒適、透氣、耐用等基本需求以外，是否兼顧品牌價值、潮流外觀亦是消費者選購重點，同時也是各大品牌鞋款設計的重點之一，其中長期熱銷的各式款式更被消費者奉為「經典」。然而，「元祖灰」、「老爹鞋」、「小髒鞋」這些令人一見鍾情的經典顏色及設計能享有商標權嗎？

著名跑鞋品牌New Balance於西元2023年8月18日便以其經典990鞋款之商標權遭Golden Goose之Dad-Star系列鞋款侵害為由，向美國麻薩諸塞州法院起提起商標侵權訴訟，並請求鉅額賠償，案件目前仍由法院審理當中。

案件背景

著名運動用品製造公司New Balance（新百倫）以兼具外觀設計和穿著舒適之運動鞋聞名全球，並於西元1982年發表990運動鞋款，隨著各國政治與企業領袖不約而同的穿著該系列鞋款，更獲有「總統鞋」的美譽，且以厚重設計及灰色配色為人所知。

（圖一：New Balance 990 系列，https://www.sneakerfreaker.com/features/new-balance-990-series-breaking-down-the-differences/）

然而，義大利高端運動鞋品牌Golden Goose Deluxe Brand（GGDB，下稱「Golden Goose」），自西元2000年創立之後迅速以仿舊設計的「小髒鞋」享有盛名，並於西元2021年10月開始販售以厚底仿舊運動鞋款為主的Dad-Star系列。

（圖二：Golden Goose Dad-Star系列，https://www.goldengoose.com/tw/en/stories/dad-star.html）

New Balance隨後於西元2023年8月18日向美國麻薩諸塞州法院起提起商標侵權訴訟，主張Golden Goose使用相似且足以使人混淆的設計元素、系列名稱、灰色配色，已侵害其990系列的商業外觀，將對其商譽造成無法挽回的傷害，並請求法院命令Golden Goose停止使用該商業外觀，並召回、銷毀所有影響990系列商業外觀的商品，並求償經濟上損失。

New Balance的主張

一、「990商業外觀（990 Trade Dress）」應受保護，且消費者業已由「老爹鞋（”Dad” Shoe）」聯想到New Balance

1. 獨特灰色與990系列的設計元素已經是New Balance的品牌代名詞。New Balance當前擁有6種不同版的990系列鞋款，均保持連貫的設計理念而能夠傳達可資識別的外觀。設計元素不具有功能性且能夠傳達New Balance為該鞋款之來源。

2. New Balance藉由每年舉辦「灰色日（Grey Day）」促銷活動、官網的「灰色商店（Grey Shop）」，以及針對每款核心型號都推出灰色配色等作法，將其品牌形象與灰色深度結合，且業已透過長期於全球廣泛行銷，以及990系列鞋款之廣告，確立New Balance鞋款為「原創老爹鞋」之地位。

3. New Balance主張，消費者對於其990系列鞋款之非功能性設計已經與其品牌形成單一聯想，應認的商業外觀權利可受保護。具體而言，至少在以下具識別性的元素組合中應受保護，且這些元素組合在一起即為「990商業外觀」：

(1)運動鞋前端主要採用複數種顏色的不同色調組成（通常為灰、藍、黑）

(2)網狀襯裡與絨面革覆蓋層在運動鞋前端與中間的鞋面形成網狀窗口

(3)覆蓋在前腳外側和內側區域的條狀設計

(4)中底部分，前腳至中間為一種顏色（通常為白色），中間至腳後跟則為另一種顏色（通常為灰色）

(5)外底的顏色為對比色（通常主要為黑色）

(6)經加固之運動鞋後部鞋孔（通常外內側各有兩個）

(7)置於鞋面之反光設計

二、Golden Goose侵害事實

Golden Goose係繼New Balance 990系列取得可觀市場成就、獲得設計認可之後始販售。其Dad-Star系列鞋款故意採用與990商業外觀相似而令人困惑的灰色配色設計，且故意使用「Dad-Star」名稱以使消費者將其產品與New Balance形成聯想，使之誤會該系列來源為New Balance。此外，根據證據資料，許多消費者認為Dad-Star系列鞋款是「山寨New Balance 990」，甚至認為雙方品牌已展開合作。綜上所述，Golden Goose銷售Dad-Star系列鞋款係攀附New Balance 990 系列成就的搭便車行為。

三、商標侵權（麻塞諸塞州州法第110H章第11~14條及16條）

Golden Goose故意且意圖攀附New Balance 990商業外觀之商譽，於「Dad-Star」系列鞋款使用且易混淆的近似設計，已違影響到New Balance的信譽，並獲取基於New Balance利益而來的收入，導致New Balance遭受不可挽回的損害。

四、商標淡化（麻塞諸塞州州法第110H章第13條）

綜上所述，New Balance獨特的990商業外觀享有保護，Golden Goose於「Dad-Star」系列鞋款使用相似易混淆的設計構成法定淡化 (statutory dilution)，因其未經New Balance同意且將持續削弱990 商業外觀之獨特性。

Golden Goose的主張

Golden Goose於2023年11月20日提出答辯狀，其主張：

1. New Balance未能準確描述其商業外觀

New Balance既主張其有應受保護的商業外觀權，即應準確表述該商業外觀的特徵和範圍，惟其訴狀中並無準確之表述。

2. 該商業外觀不具備第二意義（Secondary Meaning）

New Balance的商業外觀並不足以讓消費大眾將之作為識別其來源為New Balance，因此New Balance主張之商業外觀權利並不存在。

3. 功能性與通用性設計

New Balance主張之商業外觀的元素組合具功能性，自不得以功能性特徵尋求商業外觀之保護。又其闡述之商業外觀的元素組合是通用元素，亦不得作為商標或商業外觀。

綜上所述，New Balance控訴不成立，請求法院駁回New Balance請求。

美國法下商業外觀(Trade dress)與本案

「Trade dress」並無統一譯名，常見翻譯有商業外觀、營業包裝、營業外觀等，本文將之譯為商業外觀。

美國以《蘭哈姆法案》（Lanham Act）第43條（a）項作為保護商業外觀依據，亦即將之納入商標法規範當中。一旦商業外觀受到侵害時，原告必須舉證其商業外觀已具有識別性（Distinctiveness）或第二意義（Secondary meaning），且不具有功能性（Non-Functionality），同時證明被告之使用有造成混淆誤認之虞。

本案目前初步聚焦之爭點，應在於New Balance之「990系列」是否應受到「商業外觀」之保護？以 New Balance主張之990商業外觀而言，其為設計元素與顏色的組合，前者有無先天識別性暫且不論，至於顏色方面，通常皆認為不具有先天識別性。在美國法的單一顏色商標的經典案例Qualitex Co. V. Jacobson Products Co., INC.中，聯邦最高法院判決意旨或可供參酌：單一顏色是可以被商標保護的，只要不具功能性，且能取得第二重意義，表彰商品來源。