樂高集團（LEGO）勝出！韓國LegoChem Bio公司更名在即—韓國著名商標淡化判決介紹
日期：2024年4月30日
【Vol 215】樂高集團（LEGO）是全球知名的玩具公司，其中「樂高積木」便是歷久不衰的熱門玩具，其多樣的聯名款式及豐富的主題更是風靡各年齡層的玩家，不僅打破了小孩子才玩積木的刻板印象，甚至有「樂高積木是大人的玩具」等說法。
圖片來源：樂高維基百科頁面
2015年，韓國的生技醫藥公司「LegoChem Biosciences, Inc.」（下稱「LCB公司」）向韓國智慧局申請註冊「LEGOCHEMPHARMA」商標（下稱「系爭商標」），引起樂高集團的關注。樂高集團認為系爭商標對於樂高集團的「LEGO」商標（以下稱「著名商標」或「在先商標」）有「商標淡化」侵害之虞；LCB公司則主張「Lego Chemistry」為該公司使用已久並為人熟知的技術名稱，此後兩方便展開了長達八年的「LEGO」商標之爭。
日前，韓國最高法院（The Supreme Court of Korea）判定LEGO是受商標法保護的具有重大財産價值的著名商標，使用系爭商標LEGOCHEMPHARMA可能會損害LEGO的價值，故宣告系爭商標LEGOCHEMPHARMA應予無效。
本次判决是韓國最高法院首次適用商標法第34條第1款第11項"商標淡化"規定而作出的判决，相當值得留意。
案件背景
LCB公司在2015年申請註冊「LEGOCHEMPHARMA」商標（商標字樣如下圖），樂高集團首先提出構成著名商標「LEGO」受商標淡化侵害的異議申請，韓國智慧局認為異議有理由，作成異議成立之審定並認定系爭商標應不予註冊。
圖片來源：韓國智慧局官網
而後LCB公司向韓國智慧財產權審判和上訴委員會（Intellectual Property Trial And Appeal Board，下稱「IPTAB」）申請複審，主張兩商標使用的商品類別不同，並無造成商標淡化的疑慮，隨後IPTAB推翻智慧局的認定，作成決定支持LCB公司的主張，系爭商標最終在2018年被核准註冊。
隨後樂高集團又向IPTAB提出商標無效審判請求，IPTAB仍維持原決定並駁回了樂高集團的請求。
樂高集團不服，再向韓國專利法院（Patent Court of Korea）提起上訴。韓國專利法院則推翻IPTAB的主張，認為系爭商標的註冊應屬無效。LCB公司不服判決結果，隨後再向韓國最高法院（The Supreme Court of Korea）提起上訴。
【相關事件時序表】
韓國最高法院見解
韓國最高法院維持了IPTAB的裁決，於判決中確認並指出，韓國《商標法》第34條第1項第11款規定1 「可能與消費者顯著認可的他人產品或業務造成混淆或可能損害其顯著性或聲譽的商標（應不予註冊）。」，其在保護著名商標的財產價值，例如其吸引顧客的商譽、商品銷售能力等，因此縱使消費者沒有產生混淆誤認的可能，減損著名商標聲譽或減損其表示單一來源的商標仍不應准予註冊。
針對前述規定，有關商標是否減損著名商標聲譽或減損其表示單一來源的功能，需要考慮以下四點：
1. 註冊商標與在先商標的近似程度
2. 在先商標的識別力及著名程度
3. 申請人是否有意地將註冊商標與在先商標互相關聯
4. 註冊商標與在先商標是否有實際關聯
韓國最高法院認為，LEGOCHEMPHARMA 商標中的「LEGO」部分可以單獨作為來源標識符，鑑於樂高集團的LEGO 商標具有高度的識別力（distinctive）和強大的品牌影響力，因此LEGOCHEMPHARMA 商標中的「LEGO 」部分將帶給消費者深刻的印象。
此外，韓國最高法院認為，系爭商標的「CHEM」及「PHARMA」部分僅是「Chemical」（化學品）及「Pharmaceutical」（藥品）等單字的縮寫，兩者皆為描述性的英文單字，故消費者仍會以前方的「LEGO」作為系爭商標的識別部分，因此系爭商標與在先商標的近似程度較高。縱使LCB公司主張「Lego Chemistry」在化學領域為通用術語，但沒有足夠證據能夠支持其主張，故法院認為LCB公司並非一定要在其研發的新藥使用「Lego Chemistry」這個名稱，因此LCB公司註冊系爭商標可能是有意圖將該商標與Lego商標互相關聯。此外，由於系爭商標的識別部分為「LEGO」，消費者很可能會與Lego商標產生實質關聯，進而削弱眾所周知的 LEGO 商標所具有之表彰單一來源的功能。
綜上所述，韓國最高法院認定系爭商標「LEGOCHEMPHARMA」註冊無效。LCB公司未來也將更名並不再使用含有「LEGO」的公司名稱。
所謂的「商標淡化」係指，在未必有混淆誤認之虞的情況下，著名商標仍因後續申請之商標導致其識別性或商譽受損。台灣《商標法》規定於第30條第1項第11款後段2 ，其要件相較於同款前段「混淆誤認著名商標」的規定嚴格，其原因在於後段「減損著名商標識別性或信譽」涉及著名商標的跨類別保護。
站在著名商標權人的角度，應持續監控是否有新商標申請案可能造成自己商標混淆或淡化之虞，並立刻採取對應的行動，且平時多方收集能夠支持自己商標著名程度的資料，以利日後採取各種維權措施時能夠提出充足的證據。
另一方面，站在商標申請人的觀點，申請商標註冊前應留意命名是否與他人註冊商標有所衝突，以避免潛在的爭訟風險，也因此在品牌命名時，事先做好完善的商標檢索亦相當重要。
[1] 11. 수요자들에게 현저하게 인식되어 있는 타인의 상품이나 영업과 혼동을 일으키게 하거나 그 식별력 또는 명성을 손상시킬 염려가 있는 상표
[2] 十一、相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者。
