日期：2024年3月11日

【Vol 214】一直以來，在一專利申請核准後提出請求了不同權利範圍的分割案的申請，之後亦持續不斷基於該些分割案再提交各種不同的分割子案、孫案甚至一系列的分割案申請，是各國專利權人皆十分常見的作法。專利權人可藉此使專利技術一直處於申請中（pending）的狀態，當競爭對手的產品上市時，即可修改申請中專利的請求項，使競爭對手的產品落入自身專利的權利範圍。

此種策略與作法在美國更是非常普遍，許多大型公司皆會提交多個延續案申請（continuation application），以確保各種權利要求範圍皆可被保護，並隨時因應產品市場的趨勢與動態。

然而，於2023年10月6日，美國加州北區聯邦地方法院（Northern District of California）於Sonos, Inc. v. Google LLC一案中作出重要的判決¹，闡明美國「專利申請拖延原則（Prosecution Laches Doctrine）」的適用：如果專利是在不合理且無法解釋的申請拖延之後授權的，並對他人造成了損害，法院可以認定該專利不可實施。

案件事實

案件涉及Sonos有關於播放機之一系列專利，這些專利涵蓋的設備可實現共用一個或多個揚聲器的重疊揚聲器區域。最開始，Sonos於2006年9月提交了美國臨時專利申請案（provisional application），並主張了相關專利的優先權；接著，於2008年至2019年期間，Sonos持續提出延續案申請，獲得了一系列的美國專利。至2020年，Sonos起訴Google，主張Google侵害了Sonos於2019年提交之專利之專利權。陪審團一致認定Google構成侵權，並須向Sonos賠償約3200萬美元。

然而，美國加州北區聯邦地方法院指出Sonos的專利基於「專利申請拖延原則」而不可實施，否決了陪審團的決定。法院指出，Sonos於2006年即已提出美國臨時案的申請，但直到2019年4月才提交系爭專利的申請，此13年的期間屬於「不合理」的拖延。雖Sonos主張其於此13年期間一直合法且勤勉地申請相關專利，故並沒有造成專利申請的拖延，惟法院認為這反而使Sonos的拖延顯得更加不合理而不可辯解，因為在這13年Sonos本可輕鬆地修改相關專利申請，而不需持續地提交新延續案。

據此，美國加州北區聯邦地方法院認為Sonos的系爭專利因違反「專利申請拖延原則」而不可實施。