日期：2024年3月11日

【Vol 212】專利申請中，申請日前已公開的技術內容是否在新穎性、進步性的審查上會構成申請案的先前技術(prior art)，其判斷方式對於專利申請人或專利舉發人都是值得關注的一點。本文謹介紹美國專利法中用於判斷技術內容是否視為「先前技術」的相關規定，提供申請人專利佈局時的參考。

先前技術之定義

根據｢美國發明法案｣（America Invents Act，簡稱AIA），關於先前技術的規定在35 U.S.C. 102。

先前技術，根據美國專利法102（a）（1）規定，係定義為：

（1）在有效申請日前，已獲得專利者、已被出版物描述者、已公開使用或銷售者、或是以其他形式為公眾所知者。

（2）在有效申請日前，已有效提交、已公開、或被視為已公開的美國專利申請案，或進入美國的PCT申請案。

以下，分別針對技術內容不屬於專利申請案的情況，以及技術內容屬於專利申請案的情況，根據美國專利法之規定，說明技術內容不會被視為「先前技術」的情形。

技術內容不屬於專利申請案時，適用優惠期而不可作為「先前技術」的情形

首先，美國專利法102（b）（1）規定優惠期為一年，亦即，當一技術內容的公開時間與申請案之有效申請日相隔時間在一年內，且符合以下美國專利法102（b）（1）（A）或102（b）（1）（A）的規定時，該公開的技術內容才適用於優惠期，不會被視為該申請案的先前技術。

美國專利法102（b）（1）（A）規定，發明人自身公開的技術內容，或第三人從發明人/共同發明人直接得知後公開的技術內容，係適用於優惠期。102（b）（1）（B）規定了另一種適用優惠期的情況：當一技術文件D，在D之公開日前已被申請案的發明人所揭露，或由基於發明人/共同發明人直接得知的第三人所揭露，則該技術文件D，亦適用優惠期，不可作為該申請案的先前技術。

技術內容屬於專利申請案時，不可作為「先前技術」的情形

美國專利法102（b）（2）（A）規定，當一先前申請案所揭露的內容係直接或間皆源自所審查之申請案發明人/共同發明人，則該先前申請案不被視為先前技術。102（b）（2）（B）則規定：當一申請案D案的揭露內容，在D案之有效申請日前，已被所審查之申請案的發明人所揭露，或由基於發明人/共同發明人直接得知的第三人所揭露，則D案亦不被視為先前技術。

此外，針對專利申請案係多方合作對象共同持有的情況，相關法規之102（b）（2）（C）規定如下：當為申請案或專利的A案，與所審查之申請專利案B案，兩者在有效申請日前為相同人所持有，或被轉讓予相同人，則A案不可被視為B案的先前技術。更具體而言，例如發明人甲將一專利申請案B轉讓予乙公司，但在B案之申請日前，技術內容已被另一發明人丙的專利案A所揭露。此時，若A案同樣已被丙轉讓予乙公司，且係在B案之申請日前所轉讓，由於A案及B案同為乙公司所擁有的專利申請案，A案將不會被視為B案的先前技術。

技術內容屬於專利申請案的情況中，「共同持有」之定義

美國專利法102（C）定義了何謂上述之「共同持有」：當A案與B案皆是由合作研發協議的至少一方所研發，該合作研發協議含括了欲保護之發明B案的內容，合作研發協議亦已在B案有效申請日前或當日生效，且B案之申請內容中也有揭露協議中所有合作對象的姓名，則A案與B案屬於共同持有。

「有效申請日」的認定

美國專利法102（D）規定，專利申請案在美國有效遞交時，沒有主張優先權或其他權益的情況下，在美國之實際申請日即為有效申請日。另一方面，若有主張優先權或其他權益，則以優先權日為有效申請日。若主張了例如母案申請日等同樣在美國的較早之申請日，則以該在美國的較早之申請日，作為有效申請日。

技術內容屬於專利申請案的情況中，申請在先但公開在後的情形

在美國，申請在先但在後申請案申請後始公開或公告的專利申請案，可作為先前技術，用於審查後申請案之新穎性、進步性。

台灣專利法中類似的規定，為「擬制喪失新穎性」。如字面上所示，台灣與美國不同，申請在先但在後申請案申請後始公開或公告的專利申請案，雖可作為先前技術用於審查後申請案是否不具新穎性，但不能用於進步性的審查。類似的規定在中國則稱為「抵觸申請」，同樣是只容許先申請案作為新穎性審查之引證。

美國、台灣與中國在優惠期規定上的比較

美國規定的優惠期時間為1年，台灣也同樣規定為1年。在中國申請時優惠期時間較短，為6個月。

此外，當審查中採用例如期刊文獻作為先前技術，但該期刊文獻列出的所有作者，僅一部分跟申請案之發明人重疊而非完全一致時，若申請人欲主張該技術內容適用優惠期，美國專利局跟台灣智慧財產局都會要求不屬於發明人的作者須簽屬聲明，以證明該作者對該技術內容不具有貢獻，適用優惠期的主張在經過該聲明後才能被認可。

中國還進一步規定，技術內容的公開事實必須符合特定的公開形式，例如屬於學術會議之公開等，才能適用優惠期。

是否屬於先前技術之判斷實例介紹

在美國專利申請案14/072,793的審查過程中，審查官基於US2013/0345543之公開內容而認為申請案14/072,793之請求項1不具新穎性。

US2013/0345543提交申請日為2013年8月27日，雖然是在申請案14/072,793的優先權日（2012年12月30）之後，但US2013/0345543主張了在先申請案US13/451,579的較早申請日作為有效申請日，該較早申請日為2012年4月20日。

然而，比較US2013/0345543與其在先申請案US13/451,579的記載內容時，會發現審查官用於駁回審查案請求項1之新穎性的技術內容，並未記載於在先申請案US13/451,579，而是繼續申請案US2013/0345543中才新增的記載內容。因此，US2013/0345543的該部分技術內容，有效申請日實際上為申請提交日的2013年8月27日，晚於所審查之申請案14/072,793的優先權日，該部分技術內容不可被視為14/072,793的先前技術。

結論

由以上美國專利法相關規定可發現，在是否為先前技術的認定上，美國採用了有利於發明人從而可鼓勵其儘早公開發明的制度。藉由優惠期與其相關規定，發明人在發明內容公開後，有類似優先權的較充裕時間，可在公開內容受保護的情形下評估發明之價值，或是進行相關文件的準備或補足，進而決定是否進行專利申請。

此外，從上述的判斷實例可知，在提出申請後的階段中，不論是專利申請人對專利審查意見提出答辯，或專利權人對於專利無效理由提出答辯，對於被引用之技術內容是否可作為引證或無效證據，需要根據專利申請國之規定嚴謹地進行查核。