各國人工智慧專利適格性規定與審查實務之比較及分析(上)
日期：2024年2月2日
【Vol 210】人工智慧技術近年發展逐漸純熟，隨著ChatGPT及AI繪圖的出現大幅提升大眾對AI產業的認知，相關產業聲勢水漲船高，專利申請量亦逐年攀升。惟AI技術極易被認定為屬於「抽象概念」而欠缺技術性，如何使AI技術符合專利適格性仍是重要的議題。本文將比較台灣、美國、日本、歐洲、中國等各國的專利適格性規定與審查實務，並提供申請人說明書撰寫上之策略建議。
台灣
根據2021年7月施行的新版電腦軟體審查基準的規定，台灣對於適格性的判斷步驟如以下1：
(1)判斷是否屬於明顯符合或不符發明定義之態樣：
(i)明顯符合發明定義之態樣：
i.具體執行對於機器等之控制或伴隨控制之處理者；或
ii.具體執行依據物體之技術性質的資訊處理者。
(ii)明顯不符發明定義之態樣：
i.非利用自然法則；
ii.非技術思想。
(2)判斷「藉助電腦軟體之資訊處理是否係利用硬體資源具體實現」：
據此，台灣對於適格性之判斷首先應審視是否屬於明顯符合或不符發明定義之態樣；惟若無法依此判斷方式對專利案之具適格性與否下明確定論時，則進入第（2）步的判斷步驟，即判斷發明是否藉由電腦軟體與硬體資源之協同運作，依據其資訊處理之目的建構出特定的資訊處理裝置或方法。
此外，由於台灣針對電腦軟體審查基準之修訂實際上是大幅參考了日本的判斷基準，故台灣對AI專利適格性之判斷方法實質上與下述之日本規定基本相同，特別是著重於判斷「藉助電腦軟體之資訊處理是否係利用硬體資源具體實現」。以下謹接著介紹日本的判斷方式。
日本
根據日本2018修訂之電腦軟體關聯發明之審查指南2，日本對於電腦軟體專利適格性之審查步驟，首先判斷其是否為「利用自然法則之技術思想之創作」；若無法依此判斷，則依審查指南中「基於軟體觀點之考量」判斷，亦即，若「該軟體所為之資訊處理，可利用硬體資源具體實施」者，則該軟體即為「利用自然法則之技術思考之創作」。
其中，判斷是否為「該軟體所為之資訊處理，可利用硬體資源具體實施」時，應基於全部請求項記載來判斷，且判斷上可不限個別方法或順序，而係依照複數方法或順序是否得全部實施來判斷。又，僅記載有硬體資源，卻未針對軟體與硬體如何共同操作以符使用目的予以說明者，該專利將不具適格性。
而若為與商業方法相關之軟體發明，並非基於有無商業方法特徵之觀點，仍係依該發明所利用之軟體所為之資訊處理是否可以利用硬體資源具體實施，以判斷是否具適格性。
此外，日本特許廳（JPO）在2018年3月《面向人工智慧相關技術的審查指南實例》中，以具體例說明AI演算法與應用場境結合的技術手段的可專利性審查標準；其中，闡明了AI演算法與應用場景結合的發明屬於具有專利適格性之發明。
綜上，日本特許廳在審查上係整體考量請求項之記載，判斷重點重視軟體與硬體間之協同實施。
美國
《美國專利法》第101條規定，任何人發明或發現新穎而有用之程序（Process）、機器（Machine）、製品（Manufacture）或物之組合（Composition of Matter），或其新穎而有用之改良，皆得依據本法所定規定及要件就其取得專利權利。
具體而言，美國在審查專利適格性上，使用基於Alice / Mayo案所確立的適格性測試兩步法所修訂之2019年頒佈之35 U.S.C. 101專利適格性審查指南3：
步驟1：判斷請求項是否為方法、機器、製品或物之組合；
步驟2A：判斷請求項中是否涉及自然法則、自然現象或抽象概念（法定例外）。其中，判斷方式基於以下判斷1、2；
判斷1：評估請求項是否包含法定例外事項，判斷為不包含法定例外事項時，專利通過兩步測試而具有適格性；
判斷2：判斷1為是時，判斷此法定例外是否可以整合至實際應用，可整合至實際應用時，專利通過兩步測試而具有適格性；
步驟2B：若經過步驟2A之判斷仍無法確認專利具有適格性時，判斷請求項中其他的要件是不是「眾所周知的、常規的、傳統的 （well-understood, routine, conventional）」。如果是，那麼無法提供發明概念 （inventive concept） 所需的「顯著的更多 （significantly more）」，進而使請求項不適格。
其中，2019年10月更新的35 U.S.C. 101專利適格性審查指南，進一步說明判斷2中判斷請求項是否包含將法定例外整合於實際應用的額外元素，係可根據請求項描述是否有顯著多於司法排除項目之額外元件而定。
綜上，上述審查步驟中，美國在AI專利適格性的審查重點主要為步驟2A的判斷1、2及步驟2B，包含請求項是否關於抽象概念等司法排除項目，及發明是否提供發明概念所需的「顯著的更多」。
關於歐洲、中國的專利適格性規定與審查實務將隨後於(下)篇中陸續介紹。
