日本專利申請實務—日本知財高裁否定反向教示之主張，維持不具進步性之判決：令和4年（行ケ）第10113號「顯示裝置」事件
日期：2025年1月2日
【Vol 223】日本知的財產高等裁判所（Intellectual Property High Court of Japan，下稱知財高裁）於日本特願2019-208203號「顯示裝置」發明專利之拒絕查定不服審判(拒絶2022-004857號)之審決取消訴訟1中(下稱本案判決)，否定原告(即專利申請人）關於「反向教示(阻害要因)」之主張，維持日本特許廳（JPO）對系爭專利所作成不具進步性而核駁專利申請的審決。
反向教示為專利申請人進行進步性答辯時經常採用的策略，且若能運用成功，則通常有很大的機率能說服審查官。
在本案判決中，知財高裁認為副引證之應用並無明確對於主引證之發明目的存在負面影響，亦即兩者並非無法並存，且主引證中亦無排除副引證之技術手段之適用之相關記載，因而認定無構成反向教示，其對於反向教示之論述方式及分析，相當值得申請人參考。
案件背景
2019年11月18日，申請人（原告）以「顯示裝置」（系爭專利）申請發明專利，惟於2021年12月23日遭到核駁審定之處分。隨後申請人於2022年4月1日提出拒絕查定不服審判，並同時提出請求項1之修正。2022年9月22日，日本特許廳駁回了本案修正，並作出核駁專利申請之審決（下稱本案審決）。申請人對此審決結果不服，遂於同年11月2日向知財高裁起訴。
系爭專利之技術特徵
【請求項1】
一種顯示裝置，其係具備：
顯示面板，係為了放出顯示光而具備二維配置之像素；及
至少一個光感測器，係檢測外光；
其特徵係：
為了重現印刷顯示媒體之對外光之漫反射光，
在該顯示面板內之特定區域中，相對於以該光感測器所檢測之從外部入射至該顯示面板之該特定區域之外光光束，從該特定區域內之像素射出之光束，係根據指定比率之漫反射率與入射至該特定區域之外光光束的乘積而控制；
該像素之發射光強度之角度依賴性，係基於朗伯餘弦定律（Lambert's cosine law），呈現完全漫射板之均勻漫射分布，或具有輝度半值角為120°以上、且從基板面垂直方向平緩地減少之配光分布；
在重現該印刷顯示媒體對外光之漫反射光時之像素輝度，係利用以該光感測器所檢測之照度，基於像素輝度=漫反射率×照度／π之計算式而設定。
引證與通常知識之技術內容
[引證1] (US20140285477A1)
引證1所記載之發明係一種模仿實際紙張之光學特性的顯示裝置，係基於顯示裝置與紙張發光之機制上的差異，在顯示裝置中也能提供如印刷品般之自然的畫像品質。為達成此目的，引證1之發明利用周圍光特性及實際紙張之光學特性，模仿印刷於紙張上的圖像內容的特性。
其中，周圍光特性係包含周圍光之照度，當周圍光之照度低於閾值時，圖像數據的縮放RGB色值會以顯示器之預設值進行補償，以維持最小輝度。
[通常知識3] (US20170103728A1)
將如紙張之印刷顯示媒體作為反射面之外光照度與其反射光輝度呈比例關係，藉由使印刷顯示媒體作為反射面之外光照度與其反射光輝度之關係一致，將顯示部之外光照度與放射輝度之關係，呈現為透過外光所模仿之印刷顯示媒體之外觀之顯示圖像。
本案爭點
本案之爭點在於「外光照度與顯示裝置輝度呈比例關係(像素輝度=漫反射率×照度／π)」之技術特徵，是否為所屬領域具有通常知識者可基於前述引證1及前述通常知識3而能輕易完成，進而否定其進步性。
[原告的主張]
原告主張由於引證1為「當周圍光之照度低於閾值時，控制維持最小發光輝度」之技術，若將通常知識3所述「外光照度與顯示裝置輝度呈比例關係」之特徵應用於引證1中，將會與引證1之發明目的產生矛盾，因此構成反向教示，所屬領域具有通常知識者難以產生將通常知識3應用至引證1而完成系爭專利發明的動機。
日本知財高裁之見解
然而知財高裁不認同原告之主張。
知財高裁認為，雖如原告所主張的，引證1係揭示有維持最小輝度之控制技術，在特許廳之審決中此特徵亦被認定為構成引證1之要件之一。然而，根據引證1段落【0102】「...紙張模式之輝度，係表示為根據周圍光之照度所適用的紙張反射率；如同實際之紙張，當周圍光過暗，使用者將難以看見該紙張，因此在該紙張模式之目標輝度亦可具有最小發光輝度，作為使用者之視認性的補償」之記載，在考量引證1之整體技術內容的情況下，引證1係「亦可具有(有してもよい)」該最小輝度維持控制技術，說明「最小輝度維持控制技術」僅為引證1發明之其中一個實施方式，並非達成其發明目的之必要特徵。
並且，引證1所述之該最小輝度維持控制技術僅於當周圍光之照度低於閾值時才會被觸發，在其他條件下，並不會對「外光照度及顯示裝置輝度呈比例關係」產生矛盾或抵觸，反而可將比例關係視為觸發之前提。亦即，「最小輝度維持控制技術」(引證1)與「外光照度及顯示裝置輝度呈比例關係」(通常知識3)兩者在技術思想上係可並存，即使引證1之發明具有最小輝度維持控制技術，也非必然否定採用照度與亮度成比例關係的可能性。
綜合上述，對於所屬領域具有通常知識者而言，將前述通常知識3應用至引證1之發明中係自然且常見之慣用手段，且通常知識3對於引證1之發明目的並無造成阻礙，兩者可並存。通常知識3之「外光照度及顯示裝置輝度呈比例關係」並無對引證1構成反向教示，因此判定維持特許廳之系爭專利不具進步性之審決。
現行日本「特許・實用新案審查基準」關於進步性審查原則於「3.2 進歩性が肯定される方向に働く要素」中有「阻害要因（反向教示）」的規定（3.2.2阻害要因），即當有阻礙將副引證結合至主引證之情事時，會成為支持肯定進步性之因素。「阻害要因」一般而言分為四種態樣：
(1)若副引證適用於主引證，主引證會違反其目的
(2)若副引證適用於主引證，主引證將無法發揮功能
(3)主引證排除副引證之適用，而認為無法為主引證所採用
(4)表示副引證之刊物等中記載或揭載有副引證及其他實施例，而關於主引證所欲解決之技術問題而言，副引證記載或揭載相較於其他實施例更差之例子，使所屬技術領域具有通常知識者通常不會考慮採用該副引證。
在本案中，原告即以「將副引證適用於主引證，則主引證會違反其目的」作為構成反向教示之主張。
惟由於引證1說明書中並無明確記載或實質隱含排除「外光照度與顯示裝置輝度呈比例關係」之技術手段，無法證明其與引證1之發明目的是否存在矛盾。並且，由於知財高裁認定引證1所述「最小輝度維持控制技術」僅為引證1之一實施方式，並非達成引證1之發明目的之必要技術手段，因此該「最小輝度維持控制技術」並未妨礙所屬技術領域具有通常知識者採用引證1及前述通常知識3之結合，兩者技術的共存亦無對於引證1之發明目的造成負面影響。又由於將通常知識3應用於引證1之技術中是十分自然且常見的慣用方法，知財高裁因此判定原告所提出之將通常知識3應用於引證1構成反向教示之主張無理由。
透過本案判決可知，日本實務上，欲以反向教示主張進步性時，通常必須是引證中有明示或實質教示排除或阻止引入系爭專利之對應技術內容的相關記載，並有說明若將該技術內容引入引證中將無法達成引證之發明目的，否則將難以有力證實系爭專利之對應技術內容對引證具有反向教示。此外，引證說明書之記載方式亦為關鍵，若其記載為某一實施方式或實施例，因實施方式或實施例僅為達成發明目的之技術手段的一種，而非絕對必須具備的條件，因此無法證實系爭專利之對應技術內容與引證無法並存或會對引證之主要技術及目的產生矛盾，難稱構成反向教示。
[1] 令和4(行ケ)10113 號判決(https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/545/092545_hanrei.pdf)
