日本專利申請實務—日本知財高裁闡明技術上的一體不可分性及合理範圍內之條件設定(令和4年(行ケ)第10029號「防眩膜」事件)

日期:2023年10月16日

【Vol 204】日本知的財產高等裁判所(下稱知財高裁)於日本專利第6721794號「防眩膜」(特許第6721794号,「防眩フィルム」)的專利無效決定不服上訴案件1。中,推翻了日本特許廳(JPO)對系爭專利各發明不具進步性亦不具明確性之判斷。關於進步性部分,知財高裁闡明若引證中某特定構成與特定技術具有技術上的一體不可分性,則不應即認定通常知識者可不經由該特定之構成即可調整變更引證內容而獲致之系爭專利之發明。此外,關於明確性要件部分,知財高裁闡明所屬技術領域中具有通常知識者,應可基於說明書之揭載及結合通常知識,在合理範圍內設定測定條件推知系爭專利之技術內容。本案相關見解非常值得欲布局日本專利之申請人參考。

案件背景

大賽璐股份有限公司(DAICEL Corporation )(原告、專利權人)為日本專利第6721794號「防眩膜」(系爭專利)之專利權人,系爭專利於2021年1月14日被提出無效審判申請2。,專利權人乃請求更正請求項。2022年3月14日,特許廳(被告)作出判決,同意請求項1~4之更正,但仍判定請求項1~4不具進步性亦不具明確性,應予無效。原告不服,遂提起上訴,最終,知財高裁推翻特許廳之一審判決,認定系爭專利更正後請求項1~4具有進步性及明確性,撤銷特許廳作成之專利無效的決定。

系爭專利技術特徵

系爭專利更正後請求項範圍如下:

【請求項1】

一種防眩膜,其係具備防眩層;該防眩層,係霧度值爲60%以上95%以下之範圍的值,內部霧度值爲0.5%以上8.0%以下之範圍的值,且在安裝於畫素密度441ppi之有機EL顯示器之表面的狀態下,調整為可獲得以8位元階調顯示且平均輝度為170階調之灰階影像之影像資料時,該顯示器之輝度分布之標準偏差為0以上10以下的值。

【請求項2~4】

為請求項1之附屬項,故更正範圍跟隨請求項1。

日本特許廳之見解

關於系爭專利之進步性乙點,日本特許廳認為引證1(日本特開2009-244465號公報)與系爭專利請求項1之相異點1為未揭露「內部霧度值爲0.5%以上8.0%以下之範圍的值」之技術特徵。然而,引證2(日本特開2015-172837號公報)中,記載一種光學片材,其係具有霧度值為60%且可防止眩光之防眩性,且內部霧度理想為5~30%。因此,將霧度為60%之引證1發明之內部霧度調整為5%,係屬於簡單變更。

關於系爭專利之明確性乙點,日本特許廳認為,獲得影像資料時,有機EL顯示器與攝影裝置間之攝影距離、及攝影裝置鏡頭之F值,係如何設定為固定值,關於此點系爭專利說明書中並無任何教示。如此一來,系爭專利請求項1之「防眩層」(「防眩膜」),係會根據攝影距離及F值產生變化;或縱使係相同「防眩膜」,亦會根據攝影條件而落入或不落入系爭專利請求項1之範圍。系爭專利請求項1不明確。

日本知財高裁之見解

1.系爭專利具進步性

引證2中,揭露了一種無須依賴可能會導致解析度低下之內部霧度而仍能防止炫光之方法,其係使表面凹凸之比例、及傾斜角約5度以上之區域之表面霧度位於特定範圍內,藉此可在防止眩光的同時,避免超高精密的顯示元件之解析度低下(引證2說明書段落【0008】);使表面霧度在不會過大也不會過小之範圍內,藉此可更容易防止眩光(引證2說明書段落【0025】)。除此之外,引證2中亦記載作為前述不會過大也不會過小之範圍,表面霧度為22至40%(引證2說明書段落【0026】)。

接著,引證2中,記載了在規定強度比的同時規定表面霧度,藉此可更具體表示凹凸程度(引證2說明書段落【0029】)。由於表面霧度值,係規定與眩光在技術上為一體不可分之凹凸形狀,故引證2之記載不應解釋為教示可不經由表面霧度值來調整眩光。如此一來,基於引證2「內部霧度,理想為5~30%…藉由使內部霧度在5%以上,可藉由與表面凹凸之相乘作用更容易防止眩光;藉由使內部霧度在30%以下,可防止超高精密的顯示元件之解析度低下」(引證2說明書段落【0035】)之記載,引證2並未教示可不經由表面霧度值而藉由將內部霧度值調整為5%左右來調整眩光。

引證1發明與引證2之(整體)霧度值的共通點在於,(整體)霧度值為60%之情況。由於系爭專利請求項1中,從(整體)霧度值減去內部霧度值之值,係相當於外部霧度值(表面霧度值)(系爭專利說明書段落【0025】);關於(整體)霧度值為60%之引證1發明,記載有表面霧度值為22至40%之光學片材之引證2中,作為內部霧度值,係教示在(整體)霧度值為60%時,可能的內部霧度值為20至38%。如此一來,縱使組合引證1發明及引證2,所屬技術領域中具有通常知識者亦不能輕易思及使內部霧度值為小於20%之值,自然無法輕易思及系爭專利請求項1所記載之「內部霧度值爲0.5%以上8.0%以下之範圍的值」之技術特徵,故請求項1具有進步性,依附或引用請求項1之其他請求項亦具有進步性。

2.系爭專利具進步性

欲受到專利保護之發明是否明確,係除了請求項之記載,亦須考慮附於申請書之說明書之記載及圖式。此外,應自以下觀點判斷:基於所屬技術領域中具有通常知識者的申請時的技術常識,請求項之記載是否不明確以至於對第三者利益造成不當損害。

經查,在表面安裝系爭專利各發明之防眩膜之顯示器的輝度分布之標準偏差的值(眩光値),可謂規定了防眩膜之凹凸形狀。

另一方面,在獲得上述顯示器的輝度分布之標準偏差時,在測定條件的設定方法不適切之情況下,使用具有相同防眩層之膜測定之顯示器的輝度分布之標準偏差可能會有變動。據此,縱使對具有相同防眩層之膜進行測定,標準偏差的測定結果可能會落入或不落入0以上10以下之範圍。惟所屬技術領域中具有通常知識者,應可設定條件而使測定結果不生變動,並無證據顯示,在獲得系爭專利各發明的輝度分布之標準偏差時,設定不使測定結果產生變動之測定條件係不可能。故不應解釋為所屬技術領域中具有通常知識者,會以與顯示器使用者感覺到之眩光差異甚大之條件對系爭專利各發明之輝度分布進行測定。

如此一來,在系爭專利各發明之輝度分布測定的可能設定條件中,至少可具有以下兩個限制條件:(1) 設定為使相同防眩膜之測定結果固定而不生變動;(2)設定為在使用者感覺到較少眩光時降低輝度分布之標準偏差,使測定條件不與顯示器使用者感覺到之眩光差異甚大。據此,只要是所屬技術領域中具有通常知識者,則可基於此等限制在合理範圍內設定條件進行測定。

又,由於缺乏證據顯示,設定如此之條件進行設定時,輝度分布之標準偏差的測定結果會產生巨大差異,故系爭專利各發明不至於因規定輝度分布之標準偏差而不明確到會導致第三者利益遭到不當損害。因此,系爭專利各請求項具有明確性。

本所評析

日本知財高裁於「防眩膜」事件中,推翻了日本特許廳對系爭專利各發明不具進步性亦不具明確性之判斷,闡明了以下兩點:

(1)關於引證案揭露何種技術特徵必須考量「技術上的一體不可分性」:

根據引證2之記載可知,眩光與防眩膜之凹凸形狀在技術上具有一體不可分性,而表面霧度值係用以規定凹凸程度,故縱使引證2中記載可藉由調整內部霧度值來更容易防止眩光,仍不應將其解釋為具有可不經由表面霧度值來調整眩光之教示。

此外,引證1發明與引證2雖具有(整體)霧度值為60%之共通點,然而(整體)霧度值為60%時,引證2的可能內部霧度值係為20至38%,故霧度值爲60%以上95%以下且內部霧度值爲0.5%以上8.0%以下之系爭專利請求項1並非能輕易思及。

(2)所屬技術領域中具有通常知識者,應可基於說明書之記載及通常常識,在合理範圍內調整測定條件:

判斷請求項是否符合明確性要件時,除了請求項本身之記載外,亦須考慮說明書及圖式之記載、以及是否會因其不明確而對第三者利益造成不當損害。系爭專利中,雖可能會因測定條件的設定方法不同,導致輝度分布之標準偏差的測定結果有所差異,然而所屬技術領域中具有通常知識者,應可基於說明書及技術常識,在合理範圍內調整測定條件進行測定,使其測定條件不會與顯示器使用者之真實感受落差太大;而並無證據顯示,以合理條件測定時,測定結果會產生巨大差異,故系爭專利中所規定之輝度分布之標準偏差不應認為其不具明確性。

因此,對於專利權人而言,當系爭專利的進步性受到質疑時,除了強調系爭專利優於引證的無法預期之功效以外,亦可進一步針對拒絕理由通知中,引證之組合動機是否合理進行論述,主張引證中特定構成與特定技術有技術上的一體不可分性。此外,本案中,引證1發明之霧度值為60%以上,相對於此,引證2中,係記載理想霧度值為25至60%,故考慮到兩數值範圍的方向性,兩引證之組合動機確實可議。

另外,從本案當中亦可看出說明書中測定條件之設定理由的重要性,一般而言,如此缺漏的確會對專利權人不利,但在無法修正或更正說明書內容之情況下,主張所屬技術領域中具有通常知識者亦可基於說明書內容及技術常識在合理範圍內設定測定條件,亦可能有助於推翻系爭專利不明確之認定。

[1]令和4年(行ケ)第10029号 特許取消決定取消請求事件

[2]異議2021-700030号事件

 

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