Vol.98（2021年10月18日）

発明が進歩性を有すると主張する際、特許権者は通常、自身の発明のうち先行技術とは異なる内容に基づき主張を強化することで、両者の技術的手段の差別化を図ることが多い。しかし、明細書自体の記載が、当該主張を支持するに十分でない場合や矛盾がある場合、特許権者は不利な地位に陥る可能性がある。こうした点に関し、2020年度民専上字第36号民事判決では、明細書の記載が不十分であるため権利の有効性が否定されており、参考に値する。

なお、以前のWisdom News Vol.83において、本件の一審判決（台湾 阻害要因の認定に関する判例（ウェハ薄化プロセス事件））¹ を紹介している。一審判決において裁判所は、先行技術の記載からは阻害要因を認定できないとして、本件特許は進歩性を有さず無効理由を有するとし、原告敗訴の判決を下している。原告は第一審判決を不服とし控訴し、控訴審において特許の有効性に関する別の戦略を打ち出したが、依然として本件特許は進歩性を有しないと認定される判決が下されている。

事件の概要

本件は専利第I588880号「ウェハ薄化プロセス」（以下、本件特許）の特許権者である原告（昇陽國際半導體、Phoenix Silicon International Corp）が、被告（宜特科技）の会社ホームページに記載されている当該ウェハ薄化を採用した「TAIKO研磨プロセス」が本件特許の権利範囲に含まれるとして、侵害排除及び損害賠償を請求した事件の二審である。被告は本件特許の請求項1、2に係る発明は進歩性を有しないと主張したところ、知的財産裁判所は2021年5月20日の判決において、被告の主張を認め本件請求項1、2は進歩性を有しないと認定した。

本件特許の技術的特徴及び証拠の開示状況

本件特許の発明はウェハ薄化プロセスに関する発明であり、ウェハに対しTAIKO研磨プロセスを行った後、ウェハ中央の研磨した部分に対してエッチングプロセスを行うものである。

本件請求項1記載の発明（ウェハ薄化プロセス、本件発明1）の内容は以下の通りである。

本件発明1の上記TAIKO研磨プロセスは先行技術によって開示されていることから、主な争点は本件発明1のウェハのエッチング工程が進歩性を有するか否かにある。

証拠の主な開示状況

原告（昇陽國際半導體）の主張

原告は、先行技術において「TAIKO研磨工程の後に、ウェハの厚さを更に減少させるために、再度エッチング工程を行う」ことに関する示唆開示はされていないと主張した。その理由は以下の通りである。

本件発明は、エッチング技術によりウェハを所望する厚さまで減少させるウェハ薄化に関するものであるのに対し、引用文献はいずれも、研磨後に残留したダメージ層をエッチングによって除去する応力緩和に関するものであり、両者は異なる。

本件特許請求項1の「予定」は事前に規定又は決定されることを指すが、請求項1「ウェハが第一予定厚さまで研磨されるように、前記ウェハが前記第二予定厚さまでエッチングされるように」という用語は、目的を有する二段階の薄化プロセスであることを反映している。

引用文献1において、TAIKO研磨によりウェハに対して特定の薄化処理を行うことで生じるダメージ層の厚さは非常に薄いと教示されているため、TAIKO研磨プロセス後にダメージ層を除去する目的でエッチング工程を行うのであれば、ウェハの厚さを実質的に減少させることはできない。

引用文献24に記載の発明はウェハ全体の研磨であってTAIKO研磨ではない。また、引用文献24に記載のダメージ層の厚さ（20㎛）は太鼓研磨によって生じるダメージ層の厚さではない。

知的財産裁判所第二審の見解

知的財産裁判所は原告の主張を退けた。その理由は以下の通りである。

本件発明の目的について

請求項1及び明細書のいずれにおいても、第一予定厚さ及び第二予定厚さの具体的な数値範囲が明確に定義されていない。また、明細書では「第二予定厚さは700~10±4㎛」と定義されているに過ぎず、実質的な厚さの影響については定義されていないため、本件発明のウェットエッチングの主な目的がウェハの厚さを減少させることであるかは区別できない。

また、「薄化プロセス中に生じるウェハの内応力を効果的に減少させるために、ウェハに対して再度エッチングプロセスを行う」「本発明はウェハに対し一度の研磨及びエッチングを行うだけで、薄化プロセスにおいて生じるウェハの内応力を有効的に減少させる」という明細書の内容を参酌すると、明細書ではウェハ研磨後に生じる内応力によってウェハが破片するため、エッチングプロセスによって応力を緩和すると示されているが、当該エッチングプロセスが厚さを減少させる目的を有するとは明確に定義されていない。

TAIKO研磨によって一定厚さの損傷層が生じることが証拠の内容からわかるため、先行技術の教示において採用される技術的手段も実質的にウェハの厚さを減少させることが分かる。

引用文献1の記載内容からは、厚さT2が約200㎛から半導体ウェハ10までの総厚さであること、厚さT3が約150㎛以下であること、及びT3＜T4＜T2であることがわかるに過ぎず、応力緩和によってダメージ層を除去することがウェハ中央の厚さに影響を与えないということは推測できない。また引用文献14では「ウエーハ１の裏面にエッチングを施して凹部１Ａの底面４ａおよび内周面５ａを僅かの厚さ除去するエッチング処理を行う」と記載され、エッチングによってある程度の厚さを除去することが開示されている。そして引用文献3、24、17によればダメージ層は少なくとも8~20㎛であることが分かり、引用文献14のエッチングによる除去によって生じる機械損傷は少なくとも8~20㎛である。よってこれら厚さの減少はウェハの厚さに対し実質的な影響を与えるといえる。つまりこれら引用文献の内容から、TAIKO研磨によって一定の厚さのダメージ層が生じ、後のエッチング工程によってウェハの厚さを実質的に減少させることができると認められる。

TAIKO研磨と従来の研磨で損傷層において差異はない

TAIKO研磨と従来のウェハ全体の研磨における差異は、TAIKO研磨ではウェハ中央部分のみを研磨するし、ウェハ周縁構造については1回り残す点である。その他の研磨条件（研削ヘッドの粒径、回転速度、ダウンフォースなど）については特に制限はなく、いずれもプロセスにおける要求に応じて選択と調整を行う。よって、従来のウェハ全体の研磨における機械条件及び生じるダメージ層は、同様にTAIKOプロセスにおいても応用が可能である。ダメージ層はTAIKOリング構造によって相違があるのではなく、応力緩和のためにウェットエッチングによって表面ダメージ層を除去する必要があり、これは本件発明のエッチングプロセスの目的と同一である。

引用文献24ではウェハ全体の研磨、ウェットエッチング、表面粗さエッチング、洗浄及び乾燥等の工程が開示されており、TAIKO研磨に関しては開示されていないが、当業者であればウェハ全体の研磨とTAIKO研磨の技術について、相互に置換することは困難ではない。